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Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co miércoles, 29 de octubre de 2014

El empresario Juan Carlos Cardona Palacio solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de su marca Louis Valentin Eyewear para distinguir gafas. Sin embargo, la notoriedad y el registro del signo de la reconocida compañía francesa de bolsos Louis Vuitton impidió su registro.

La última noticia sobre este caso la dio el superintendente delegado para la propiedad industrial, José Luis Londoño, quien confirmó en segunda instancia por medio de resolución la decisión que tomó la Dirección de Signos Distintivos en la que se otorgó la notoriedad a Louis Vuitton y se negó el registro a Cardona de su marca que pretendió enmarcar en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza.

La abogada especialista en propiedad industrial, Carmen Julia Monroy explicó que “hay que mirar cuál de los componentes de la expresión juega mayor relevancia, generalmente es el primer vocablo, bajo esa óptica y teniendo en cuenta que en ambas marcas se reproduce de manera idéntica la expresión Louis al comienzo de ambos signos, la decisión está ajustada a derecho”.

Cuando Cardona presentó el 14 de marzo de 2013 el registro de su marca, una vez se publicó el extracto que así lo informaba, Louis Vuitton Malletier se opuso con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con sus marcas notoriamente conocidas Louis Vuitton registradas en las clases 3, 4, 5, 8, 9, 12, 25 y 34. En vista de lo anterior, la multinacional aseveró que la marca Louis Valentin Eyewear estaba incursa en las causales de irregistrabilidad A y H del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Frente a los argumentos de la oposición, Juan Carlos Cardona respondió diciendo que entre las expresiones en conflicto no existen semejanzas que pueden inducir a error al público consumidor por los elementos adicionales.

Sin embargo, la Dirección, luego de analizar las marcas, encontró que después de un primer impacto general son susceptibles de crear confusión, y este riesgo aumenta puesto que los productos que pretende identificar el signo solicitado presentan canales de comercialización similares y se promueven mediante medios de publicidad afines, que además coinciden en la clase 9 .

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, según el artículo 224 de la Decisión 486.

Para que la SIC reconociera la notoriedad de Louis Vuitton, la compañía presentó pruebas que así lo demostraron entre los cuales se encontraron artículos periodísticos sobre la compañía, un certificado de ingresos obtenidos por la durante 2010, 2011 y 2012 por las ventas realizadas en Bogotá de $23.056 millones; también, un certificado sobre la inversión en publicidad y propaganda realizadas en Colombia por la suma de $1.211 millones.

“Este es un claro ejemplo de la protección que en Colombia se le otorga a las marcas notorias. Aquellas que adquieren esta condición rompen los principios de especialidad y obtiene una protección mayor a defectos de evitar la dilución del signo distintivo que con trabajo y esmero a logrado posicionarse en el mercado”, dijo Jesús Méndez, abogado especialista en propiedad industrial de Wolf&Méndez.

Ante la decisión de primera instancia, el solicitante apeló argentando que la expresión Louis es de uso genérico y no puede ser apropiable y que tiene elementos que lo diferencian.

Las Opiniones

Jesús Méndez
Abogado especialista en propiedad industrial de Wolf&méndez abogados

“Este es un claro ejemplo de la protección que en Colombia se le otorga a las marcas notorias, este en particular a Louis Vuitton. La marca notoria o la marca declarada notoria rompe los principios de especialidad y obtienen protección mayor”.

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