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Geraldine Romero - gromero@larepublica.com.co Jueves, 26 de febrero de 2015

El pleito entre estas dos marcas se conoció en abril de 2014, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), concedió el registro de Bakoma Twist para identificar “productos intermedios y bebidas a base de leche, aperitivos a base de yogurt, postres, preparaciones alimenticias a base de queso”, entre otros productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Frente a esta decisión Restcafe argumentó en su defensa que Oma gozaba de una protección especial y era una marca de fantasía, por ende permitir el registro de Bakoma Twist implicaba que terceros se aprovecharán del posicionamiento y esfuerzo de su compañía.

Agregó que los dos signos, no solo tenían semejanzas en su nombre, sino también tenían relación respecto a los canales de comercialización, aludiendo así a que aumentaba el riesgo de confusión y se estaba vulnerando el derecho de uso exclusivo de todas sus marcas previamente registradas.

En otro de los sustentos afirmó que admitir el registro de la marca significaba abrir puertas para que otros terceros incluyeran en sus marcas la expresión Oma, perjudicando así el prestigio obtenido durante años por la misma. En base a los argumentos de la empresa opositora, la Delegatura señaló su acuerdo con la decisión tomada por la Dirección de Signos Distintivos y expresó que Bakoma y Oma no tenían semejanzas ortográficas o fonéticas que generaran confusión.

La entidad aceptó que las dos marcas compartían las sílabas “o-ma”, pero explicó que analizándolas en conjunto, contaban con elementos adicionales que permitían que su escritura y pronunciación causaran una impresión diferente en el consumidor, como por ejemplo que el inicio de las dos expresiones no era igual y por lo tanto no había necesidad de analizar la relación de productos y servicios.

Respecto a la valoración general de las pruebas, la SIC reconoció la notoriedad de la marca Colombiana Oma a favor de  la sociedad Restcafe, para distinguir “productos alimenticios, servicios de restaurante y bebidas a base de café”, comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para los años 2009 hasta 2013. 

Basándose en el estudio de mercado hecho en 2009 por Market Team se confirmó el posicionamiento y reconocimiento de la marca en el mercado. Sin embargo, advirtió que los signos comparados Bakoma Twist y Oma tenían una configuración particular y por lo tanto no existía riesgo de asociación para el consumidor.

Eduardo Varela, Socio de Cavelier Abogados, expresa que la decisión de la SIC no afectaría los derechos de la famosa marca Oma. Ya que las marcas deben analizarse en su conjunto y sin escindir sus elementos aislados, porque así es como las aprecia el consumidor. “El hecho de que la marca solicitada Bakoma Twist incorpore las letras “o-m-a” dentro de “Bakoma” parece más una coincidencia que un intento deliberado de copia”, concluyó Varela.

Finalmente la SIC, aclaró que no existían nuevas razones que generaran necesidad de estudiar otras situaciones a las ya analizadas. Asuntos Legales intentó establecer comunicación telefónica con las empresas en conflicto, pero no se obtuvo respuesta de ninguna de las partes.

Las opiniones

Eduardo Varela
Socio de Cavelier Abogados

“El titular de la marca Bakoma Twist solamente tendrá derecho sobre la marca completa, y bajo ninguna circunstancia le estaría permitido utilizar aisladamente la palabra “Oma”, precisamente porque es una marca registrada de la sociedad opositora”.

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