viernes, 2 de septiembre de 2022

El 5 de agosto de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) profirió la Resolución 51804, sobre las solicitudes de registro y transferencia de marcas y lemas comerciales, por parte de grupos empresariales.

De acuerdo con la norma, al determinar si existen obstáculos para el registro o transferencia de una marca o lema comercial (Decisión 486 de 2000, art 179), deberá analizarse si los antecedentes provienen del mismo grupo empresarial al que pertenece el solicitante. De hacerlo, dichos antecedentes no serán un obstáculo.
Antecedentes.

Anteriormente la Superintendencia de Industria y Comercio impedía que dos personas, aunque parte del mismo grupo empresarial, fueran titulares de múltiples marcas u otro derecho de propiedad intelectual confundibles entre sí. La justificación era que cada una de las sociedades del grupo cuenta con un objeto social independiente (Res. 44553. 11/7/2022).

Así, pese a existir grupos empresariales con una marca sombrilla que cambiara únicamente dependiendo del target al que fuera dirigida (por ejemplo, tómese la marca Panda para Panda Clothing, Panda Shoes, Panda Jewelry, etc.), cada una de las marcas derivadas debía registrarse en cabeza de una sola sociedad comercial.

Esta postura fue cuestionada argumentando que el registro de marcas o lemas comerciales a nombre de dos miembros de un mismo grupo empresarial no confunde a los consumidores, ya que, en todo caso, los productos y/o servicios provienen de un mismo círculo comercial.
Alcance

De acuerdo con la Ley 222 de 1995 (art 28), un grupo empresarial se presenta cuando una persona natural o jurídica matriz, ejerce control sobre una sociedad subordinada, siempre que estas tengan unidad de propósito y dirección, es decir, un mismo objetivo empresarial (Código de Comercio, art 260 y 261).

Cuando la resolución habla de los “antecedentes” que pueden impedir el registro, no se refiere únicamente a las marcas registradas, sino a todos aquellos bienes descritos por la Decisión 486 en sus artículos 136 y 161, tales como nombres y lemas comerciales, derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual en nombre de un tercero.

La norma no indica cuándo informar la pertenencia a un grupo empresarial, pero sí permite inferir que es una carga del solicitante. Luego de ser informada, la SIC verificará que los grupos colombianos están reportados en el Registro Único Empresarial (art. 30, Ley 222 de 1995). En los extranjeros, deberá aportarse una declaración indicando que existe “unidad de propósito y dirección” entre el solicitante y el titular de los antecedentes, y un documento de una autoridad extranjera, en el que conste dicha situación.

Mientras son aclaradas las circunstancias para comunicar la existencia del grupo empresarial, se recomienda, de forma concomitante con la solicitud de registro o transferencia, aportar una declaración simple, acompañada de los documentos requeridos según el caso.

De recibir una denegación por no haberse indicado la existencia del grupo empresarial en forma oportuna o adecuada, debería ser posible acreditar esta situación al momento de interponer un recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. La Resolución 51804 entró en vigor a partir del 1 de septiembre de 2022.