La coexistencia pacífica de signos y su incidencia en la infracción marcaria

En las recientes Jornadas Académicas de la Acpicr, se abordaron asuntos de gran relevancia, incluyendo algunas vicisitudes sobre las marcas tridimensionales. Frente al caso Crocs vs Evacol y la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que negó las pretensiones de infracción a marca tridimensional, se comentó el concepto de la coexistencia pacífica de signos, que fue clave para la decisión del Tribunal. Apartándome del caso aludido, quisiera desarrollar este concepto.

En primer lugar, nótese que, en materia de patentes, el artículo 55 de la Decisión Andina 486 establece que el titular no puede perseguir a aquellos terceros que, de buena fe, se encontraban explotando la invención “antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud”.

No obstante, en materia de signos distintivos no tenemos una norma equivalente. Si bien el artículo 155 permite el uso no autorizado de una marca registrada en ciertos casos, se requiere que este uso sea de buena fe, con fines informativos, que no sea a título de marca ni se cause riesgo de confusión en el mercado. Luego, ¿qué remedio tiene el empresario que ha usado de buena fe un signo en el mercado, que resulte similar a una marca registrada con posterioridad por un competidor?

En principio, el titular de la marca podría perseguir a dicho tercero que viene usando el signo con anterioridad al registro, a menos que acredite una coexistencia pacífica en el mercado.

El Tribunal Andino de Justicia ha entendido que dicha coexistencia consiste “en que los signos en disputa, a pesar de ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo en el tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos”. (165-IP-2021, 151-IP-2020, 476-IP-2019).

El Tribunal indicó que las oficinas competentes deben hacer un análisis prospectivo y evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión, pero la coexistencia pacífica podría tomarse “como un indicio” desde un análisis retrospectivo, de la inexistencia del riesgo de confusión.

Además, la coexistencia debe cumplir los siguientes requisitos: i) ser pacífica (sin reclamos que adviertan el riesgo de confusión); ii) presentarse en el mismo mercado físico o virtual; iii) darse por un periodo razonable de tiempo para incidir en la percepción de los consumidores; y iv) no puede darse para perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal.

El Tribunal recordó que, tratándose de marcas no tradicionales, como las tridimensionales, tienen mayor riesgo de generar una restricción de la competencia, lo que justifica un análisis de registrabilidad más riguroso. Además, si se alega la infracción de una marca tridimensional por un producto que se comercializaba con anterioridad, el juez debe verificar si se configura una coexistencia pacífica entre los signos y los productos.

Así las cosas, en caso de configurarse los elementos de dicha coexistencia, el juez debe valorar esta circunstancia junto con otros elementos. Por ejemplo, podrán tenerse en cuenta “los signos denominativos o gráficos que acompañan a los productos materia de controversia”. Luego, si el juez competente concluye la inexistencia de riesgo de confusión en los consumidores, se descartaría la infracción marcaria.

Si bien podría parecer incongruente que en un análisis de infracción a marca tridimensional se valoren los signos denominativos o gráficos de los productos, son criterios que deben valorarse, junto a los citados requisitos de la coexistencia pacífica, para otorgar convicción al juez sobre la inexistencia de riesgo de confusión en el mercado, que constituye el presupuesto indispensable para descartar la infracción.

Con todo, considero que este concepto permite un equilibrio entre los derechos del titular de un derecho marcario, los intereses de los consumidores y de los agentes del mercado que pudieran ser atacados por infracción marcaria, a pesar de haber coexistido pacífica y lealmente con el titular por un tiempo razonable, siempre que se acredite la inexistencia de riesgo de confusión.