martes, 21 de abril de 2015

En Colombia varias marcas han sido declaradas notorias. Por citar tan solo algunos ejemplos, “Converse” para distinguir zapatos, “Gourmet” para distinguir aceites y grasas comestibles, “Kinder” para distinguir chocolates, “Familia” para distinguir papel higiénico.

Las marcas notorias gozan de una protección especial, pues se impide su uso o registro por un tercero, independientemente del producto o servicio, siempre y cuando exista un riesgo de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor adquiere un producto pensando que está adquiriendo otro, o cuando piensa que dos productos tienen un mismo origen empresarial. Hay riesgo de asociación cuando el consumidor diferencia las marcas y el origen empresarial del producto, pero piensa que existe relación entre los fabricantes de los dos productos. Hay riesgo de dilución cuando su uso en otras marcas debilita la capacidad distintiva que la marca ha ganado en el mercado, aunque se use para productos no relacionados. Y hay riesgo de uso parasitario cuando se aprovecha el prestigio ganado por la marca notoria.

Sin embargo, existe una categoría de marcas que goza de una protección aún más extendida: las marcas renombradas. Las marcas renombradas son aquellas que son reconocidas de manera inmediata, espontánea y general, no ya por el sector pertinente, sino por el público en general. 

La figura de la marca renombrada no es contemplada expresamente por la norma andina, pero recientemente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sentó las bases para su reconocimiento por vía jurisprudencial, enfatizando que el riesgo de dilución y el de uso parasitario son particularmente sensibles en el caso de las marcas renombradas.

Con referencia al riesgo de dilución, si se permitiera que un tercero registrara la marca renombrada para otros productos no relacionados, el signo iría perdiendo gradualmente su alto poder diferenciador, se debilitaría su extraordinaria capacidad distintiva, perjudicando la posición competitiva de su legítimo titular.

Con relación al riesgo de uso parasitario, se busca proteger al titular de la marca contra el aprovechamiento de su reputación por un tercero, sea porque se usa el signo renombrado para atraer la atención del consumidor, sea porque el consumidor traslada, de manera inconsciente, la reputación del signo renombrado a los productos del tercero. Se trata de un riesgo estrechamente relacionado con el llamado “ambush marketing” o “mercadeo parasitario”.

Tomando en consideración lo anterior, el Tribunal ha manifestado que para determinar el riesgo de dilución y de uso parasitario es de vital importancia que se establezca el grado de exposición del signo, pues una marca que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes está más expuesta a estos riesgos, y cita como ejemplo las marcas que presentan publicidad en eventos deportivos masivos, en canales y horarios de alto rating, que promocionan eventos de diferente naturaleza, o que sustentan su publicidad en sujetos de alto impacto de atención como deportistas o artistas.

Esta jurisprudencia del Tribunal sin lugar a dudas constituye un avance en la obtención de protección más sofisticada para las marcas que han sido objeto de grandes esfuerzos de publicidad y posicionamiento, acorde con las tendencias de los países más desarrollados.