Aspectos clave sobre vulgarización marcaria

En el entorno empresarial actual, los empresarios han enfocado sus esfuerzos en adoptar estrategias que les permitan posicionar y consolidar el reconocimiento de sus marcas en el mercado. No obstante, poco se habla de las medidas que deben implementarse para evitar la vulgarización marcaria.

La vulgarización marcaria se presenta “cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial”[1]. En términos más sencillos, este fenómeno ocurre cuando una marca deja de ser asociada a un origen empresarial específico y pasa a utilizarse como el nombre genérico de un producto.

En estos casos el interesado puede presentar acción de cancelación por vulgarización marcaria, la cual, se encuentra regulada en el artículo 169 de la Decisión 486/00. De acuerdo con dicho artículo para que la cancelación prospere, el accionante debe demostrar: “a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.”[2]

En Colombia, se han presentado este tipo de acciones contra distintas marcas. Al evaluarlas, la Superintendencia realiza un análisis integral del material probatorio, verificando su conducencia, pertinencia y utilidad. En este contexto, adquieren especial relevancia los estudios de mercado, la evidencia de uso generalizado del signo por múltiples actores en el mercado, por ejemplo, a través de buscadores de internet o material comercial, así como las pruebas que demuestran la necesidad de los competidores de utilizar dicho término. De igual forma, se considera fundamental la evidencia relacionada con la conducta del titular, en particular las acciones adoptadas para impedir que la marca se vulgarice como por ejemplo, indicar siempre que se trata de una marca

registrada asociada a un origen empresarial específico. Así, cuando se acredita, conforme a los criterios previstos en la Decisión 486 de 2000, que la marca se ha vulgarizado, procede su cancelación.

Por consiguiente, con el fin de evitar la vulgarización de la marca y una eventual cancelación de su registro, resulta fundamental adoptar una estrategia empresarial orientada a su prevención. Dentro de esta, se destacan la vigilancia permanente del mercado para asegurar el uso adecuado del signo por parte de terceros, el ejercicio oportuno de acciones legales encaminadas a proteger su distintividad y la implementación de campañas educativas dirigidas a los consumidores sobre el uso correcto de la marca y la asociación de la misma a un origen empresarial específico, entre otras medidas.

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[1] Cfr. Fernández‑Novoa, C., J. M. Otero Lastres, y M. Botana Agra, en *Manual de la propiedad industrial* (Madrid: Marcial Pons, 2009), citado en Luis Baz Baz y Reynol Sampedro Vázquez, “La vulgarización de la marca,” p. [página del artículo].

[1] Decisión 486/00, artículo 169.