Las marcas son uno de los activos más importantes de las empresas. Por tanto, es fundamental que los titulares de derechos marcarios busquen formas de protegerlas de su utilización indebida.
¿Con qué mecanismos legales se cuentan para la protección de sus marcas?
Los propietarios de una marca cuentan con al menos dos mecanismos legales de protección para prevenir y sancionar las conductas vulneradoras de sus derechos: la acción de competencia desleal y la acción de infracción de derechos de propiedad industrial.
A su turno, la Decisión No. 486 (aplicable en Colombia como parte de la Comunidad Andina), en su artículo 241, establece una serie de acciones que pueden entablar los titulares de derechos protegidos. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que estas medidas tienen por objetivo cesar la transgresión del derecho, restaurar su ejercicio pleno y, si corresponde, reparar los daños y perjuicios que la transgresión hubiese ocasionado al titular. (Interpretación Prejudicial No. 236-IP-2023 del 6 feb. 2025, TJCA).
Bajo el derecho colombiano, ¿Cómo deben calcularse los perjuicios en el marco de las acciones por infracción marcaria?
La Ley 1648 de 2013 establece una serie de medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial, incluyendo la posibilidad de que la indemnización que se cause como consecuencia de una infracción marcaria se sujete a un sistema denominado "indemnizaciones preestablecidas".
El sistema de indemnizaciones preestablecidas fue reglamentado mediante el Decreto 2264 de 2014, y en dicho decreto se indica que si, al momento de la presentación de la demanda, el demandante opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, y por tanto sujeta la tasación de perjuicios a la determinación del monto por parte del juez. Para ello, el juez deberá, en cada caso, ponderar y declarar en la sentencia el monto de la indemnización.
Sin embargo, pese a que la indemnización descrita está preestablecida por la ley, ello no quiere decir que la indemnización opere de forma automática, o que hay lugar a su condena con la sola demostración de la vulneración.
En decisión del 15 de mayo de 2025, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá indicó que, en concordancia con la normativa aplicable, el juez deberá ponderar y declarar en la sentencia que ponga fin al proceso si dicha indemnización procede y, de ser del caso, su monto, teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, además de criterios como la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y su extensión geográfica.
El Tribunal Superior de Bogotá, apoyándose en una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que los criterios indicados deben tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Por tanto, incluso aunque el demandante opte por apoyarse en el sistema de indemnizaciones preestablecidas previsto en la ley, tiene la carga de probar la existencia de los daños y perjuicios que reclama, así como su cuantía.
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