Conozca cómo las empresas pueden proteger sus marcas frente a falsificaciones

ARTÍCULO RELACIONADO

Apple no frenó registro de marca solicitada en la Superintendencia de Industria

Las marcas son cada vez más relevantes dentro de las empresas. Además de identificar productos y servicios, pueden convertirse en activos valiosos y, al mismo tiempo, en blanco de falsificaciones y usos no autorizados que generan pérdidas económicas, riesgos reputacionales y afectaciones para los consumidores.

Por eso, registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es apenas el primer paso. Juanita Pérez, socia del área de Propiedad Intelectual de Pérez-Llorca Colombia, explicó que las compañías pueden implementar mecanismos adicionales como la vigilancia marcaria para identificar solicitudes o actuaciones de terceros que puedan afectar sus derechos.

La experta también recomienda revisar la disponibilidad de dominios relacionados con la marca para evitar usos de expresiones iguales o similares en internet, contar con un manual que establezca las políticas de licenciamiento y las pautas de uso comercial y publicitario, e inscribir la marca en el Directorio de Titulares de Marcas de la Dian.

ARTÍCULO RELACIONADO

Las redes están desplazando a los buscadores como punto de contacto con las marcas

José Luis Jerez Rosania, socio de Deloitte Legal Intangibles S-Latam, coincidió en que la protección debe ser permanente. Entre las medidas señaló monitorear solicitudes de marcas similares para presentar oposiciones cuando corresponda, vigilar el mercado y los canales digitales, conservar evidencia del uso real de la marca y renovar oportunamente los registros.

También es importante regular mediante contratos la utilización de la marca por parte de distribuidores, franquiciados, licenciatarios y otros terceros autorizados, así como mantener actualizada la titularidad de los registros. Jerez agregó que registrar la marca otorga el derecho, pero protegerla requiere vigilarla, documentar su uso y reaccionar oportunamente frente a posibles infracciones.

ARTÍCULO RELACIONADO

Chanel, la marca más relevante de la industria de la moda en el transcurso del año

ARTÍCULO RELACIONADO

La marca Juan Valdez aterriza en el mercado canadiense a través del canal retail

Una herramienta adicional para las compañías expuestas a falsificaciones es el Directorio de Titulares de Marcas de la Dian. Pérez explicó que esta inscripción facilita que, al momento de ingresar mercancías al país, la autoridad pueda identificar al titular y contactarlo cuando encuentre productos sospechosos o inusuales que puedan afectar la autenticidad de los bienes identificados con la marca.

Jerez precisó que esta inscripción no constituye un segundo registro ni amplía los derechos concedidos por la SIC. Su función es principalmente preventiva y operativa, pues permite entregar a la Dian información sobre las marcas, los productos auténticos, sus características, los importadores autorizados y las personas de contacto.

Cuando se detecta mercancía presuntamente falsa, la Dian puede suspender provisionalmente una operación de importación, exportación o tránsito mientras la autoridad competente determina si existe una infracción. También puede permitir que el titular examine los productos e incluso que se tome una muestra cuando sea necesario realizar un análisis especializado.

Si finalmente se determina que hubo una infracción, no procederá el levante o la autorización de embarque y la mercancía quedará a disposición de la autoridad competente, salvo que haya sido decomisada. Además, cuando existan indicios serios de un delito, los productos pueden quedar a disposición de la Fiscalía.

Pero la protección no comienza únicamente cuando la mercancía llega a una aduana. Si una compañía encuentra productos falsificados en el mercado, el primer paso debería ser preservar las pruebas. Jerez recomienda identificar quién comercializa los productos, dónde los vende, cómo los promociona y cuál es aproximadamente el volumen de la operación, procurando no alertar al presunto infractor.

Con esa información, la empresa puede determinar qué estrategia jurídica resulta más adecuada. Dependiendo de las circunstancias, puede enviar un requerimiento de cesación, presentar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial ante la SIC o ante el juez competente, solicitar medidas cautelares y reclamar los daños ocasionados. Pérez señaló que las compañías deben evaluar tanto las alternativas civiles como las penales.

Si existen operaciones de comercio exterior, también pueden activarse medidas en frontera ante la Dian y, cuando los hechos tengan relevancia penal, acudir a la Fiscalía. Sin embargo, Jerez advierte que antes de contactar al posible infractor es conveniente asegurar las pruebas necesarias para una eventual actuación judicial. Entre esas pruebas están los certificados de registro de la marca, muestras y fotografías comparativas de los productos originales y los presuntamente falsificados, empaques, etiquetas, facturas, comprobantes de compra, publicidad, publicaciones en redes sociales y páginas web, además de información que permita identificar al vendedor, fabricante, distribuidor o importador.

Cuando la evidencia se encuentra en internet, también resulta importante conservar la información sobre su origen, fecha y contenido. En determinados casos pueden realizarse compras de prueba o utilizarse mecanismos que permitan fortalecer posteriormente la autenticidad y trazabilidad de las pruebas.

Finalmente, las compañías deberían recopilar información sobre el impacto económico generado por la infracción, especialmente si posteriormente pretenden reclamar perjuicios. Así, la defensa de una marca no termina con obtener su registro: exige vigilancia, prevención, preservación de pruebas y una reacción oportuna cuando aparezcan posibles usos no autorizados.

Además, Michelle Jacquin, abogada de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual de Scola Abogados, explicó que una infracción puede derivar en el cese de los actos, el retiro o destrucción de los productos, la indemnización de daños y perjuicios e incluso, en los casos previstos, el cierre temporal o definitivo del establecimiento. Además, recordó que el artículo 306 del Código Penal contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 26,66 a 1.500 salarios mínimos (entre $46,6 millones y $2.626 millones) por la usurpación de derechos de propiedad industrial.

Antecedentes

Abel Cupajita, socio de Sescol Tax & Legal Abogados, explicó que inscribir una marca en el directorio de la Dian permite que la autoridad identifique y contacte rápidamente al titular cuando detecte mercancía sospechosa, para que pueda examinarla y solicitar la suspensión de la operación aduanera. Agregó que las empresas deben recopilar pruebas como fotografías, facturas, datos del vendedor y comparaciones con el producto auténtico, y pueden acudir a la SIC o la Fiscalía.