• Johnny Giraldo López

martes, 27 de marzo de 2018

La empresa solicitante tiene una segunda oportunidad para tener su marca

La famosa empresa de artículos para el hogar, Home Depot International Inc, logró que parcialmente la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le diera la razón sobre el registro de la marca Ecosmart Lighting que solicitó una tienda importadora de cosméticos y tónicos.

Todo comenzó cuando la compañía The World Bar S.A.S pidió a la Dirección de Signos Distintivos inscribir el nombre mencionado en las clases 2, 4, 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza. En las categorías 2 y 4, se contemplan pinturas en todas sus variedades y siliconas para dar brillo. En las 9 y 11 están las extensiones eléctricas y bombillos.

Home Depot se opuso ante este trámite argumentando que la denominación solicitada se confundía con una de sus marcas y que además comparten los mismos canales comerciales.

La Dirección de Signos hizo el análisis pertinente y consideró que si bien la nominación registrada por la tienda de artículos para el hogar, Ecosmart, es similar a la del solicitante, solo se confunden en las clases 9 y 11 pero no en las 2 y 4.

Como la marca era válida para su inscripción en solo dos clases, la SIC la negó parcialmente hasta que The World Bar especificara qué productos iba a incluir en el distintivo.

Respecto a la decisión, Édgar Iván León Robayo, profesor de derecho de la Universidad del Rosario, manifestó que “en términos generales, la protección marcaria está construida sobre la base de la Clasificación de Niza. Es así como el solicitante debe establecer perfectamente cuál es el correcto lugar del bien o servicio en el cual se encuentra para realizar el registro”.

La empresa estadounidense no estuvo conforme con la decisión que se adoptó y le pidió a la Delegatura para la Propiedad Industrial que reconociera sus reparos frente a todas las clases. Para ello, explicó que no solo era obvia la conexión entre los productos de ambas empresas sino que la similitud fonética y conceptual era evidente. Además, el hecho de que la Dirección hubiera aceptado dichas similitudes ya era razón suficiente para rechazar la diligencia solicitada.

Sobre estas similitudes, Álvaro Ramírez Bonilla, CEO de BR Latina, expresó que “si bien los signos Ecosmart y Ecosmart Lighting, son muy similares desde el punto de vista ortográfico, de acuerdo con el principio de especialidad, ambos pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión, en tanto que cada uno identifica productos diferentes”.

Los examinadores de la Delegatura volvieron a hacer el examen de registrabilidad a Ecosmart Lighting y concluyeron que no está incursa en el literal de confundibilidad a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque la insignia de Home Depot caracteriza bombillos y la de The World Bar barnices, lacas y pinturas.

Por estos motivos, la Superindustria volvió a negarle la oposición a Home Depot y devolvió los documentos a la Dirección para que The World Bar especifique las clases a registrar.