• Alejandro Valencia

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Grupo El Regreso solicitó el registro de la marca "Mercado libre de divisas cambio de moneda-Money Exchange"

El gigante de comercio electrónico, Mercado Libre, fue el vencedor de un conflicto marcario en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Grupo El Regreso. En la Resolución No. 81443, resuelta por la Dirección de Signos Distintivos, se especificó la batalla entre estas dos compañías.

Por una parte, Grupo El Regreso solicitó el registro de la marca “Mercado libre de divisas cambio de moneda - Money Exchange” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35, 36 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. Estos corresponden a casas de cambio: compra y venta de divisas, negocios financieros y monetarios, y servicios personales y sociales prestados por terceros.

Por el otro lado, Mercado libre presentó oposición argumentando que “en razón del posicionamiento y reconocimiento y, más aún, del carácter notorio de las marcas de Mercado Libre y Mercado Pago, el consumidor no solo no diferencie las mismas de la marca solicitada, sino que al adquirir los servicios pensará que el prestador de los mismos tiene una relación o vinculación económica”.

Para la Superindustria, la conclusión de este pleito fue, en primer lugar, extender la notoriedad del signo Mercado Libre; segundo, declarar fundada la oposición interpuesta; tercero, negar el registro de la marca solicitada por Grupo El Regreso; y cuarto, notificar a las partes intervinientes, así como recordarles que contra la decisión procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Para este caso, Germán Flórez, abogado de 1493 Abogados, dijo que “Mercado Libre pudo demostrar que su marca seguía siendo notoria en Colombia y, por ende, su reconocimiento rompía con el principio de especialidad. En este sentido, la SIC tomó una decisión acertada de acuerdo con el marco probatorio que expuso la resolución”.

“El análisis de confundibilidad del signo solicitante tomó como elemento distintivo la expresión ‘Mercado Libre’ correspondiente al signo de la página web. El análisis de la SIC en principio fue correcto, puesto que de otorgarse el registro, los usuarios podrían confundir el origen comercial. Sin embargo, valdría la pena preguntarse sobre el monopolio que a través del derecho de marcas se le puede dar a expresiones comunes como Mercado Libre”, agregó Flórez.

A pesar de que Grupo El Regreso perdió la batalla en la entidad marcaria, por el momento en primera instancia, igual tuvo su oportunidad de responder a la oposición. Argumentó que los signos al enfrentarse gramaticalmente tienen una gran diferencia por el número de sílabas, la colocación de las vocales, y el contexto completo de las marcas.

Sin embargo, el análisis comparativo de la SIC encontró que, a pesar de la debilidad de las palabras ‘Mercado’ y ‘Libre’ por separado, al considerarlas en su unión como un conjunto marcario, resulta distintiva y está solo bajo la titularidad de la empresa que interpuso oposición.

Antecedentes

La sociedad opositora, Mercado Libre, recordó que en el pasado la misma empresa solicitante, Grupo El Regreso, intentó registrar la marca nominativa ‘Mercado Libre de Divisas’, pero igual que en esta decisión, la Dirección de Signos Distintivos negó la solicitud gracias a la oposición interpuesta por la compañía de comercio electrónico. La SIC estableció que el signo estaba dentro de una causal de irregistrabilidad.