• Alejandro Valencia

miércoles, 16 de enero de 2019

La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de José Manuel Díaz

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Oath Inc., titular de la reconocida marca ‘Yahoo!’, presentó oposición a la solicitud de José Manuel Díaz Hoyos, para registrar su marca ‘Yacoo’ y distinguir productos comprendidos en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional Niza.

La defensa legal de Oath Inc. argumentó que existe confundibilidad frente a una marca registrada y notoria con base en el Artículo 136, Literales A y H, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con Oath Inc, la similitud entre los nombres está dada por la disposición ortográfica de los signos, que se diferencian únicamente en dos letras concretas: la letra “C” y el signo de exclamación que acompaña el nombre ‘Yahoo!’.

Por su parte, José Díaz Hoyos, dio respuesta explicando que ambas marcas manejan identidades gráficas ampliamente diferenciables en términos de color, estilo y composición, además de que ofrecen productos y servicios de naturalezas distintas.

Tras evaluar la estructura gramatical de ambos nombres, la SIC determinó que “las expresiones ‘Yacoo’ y ‘Yahoo!’ son únicas en la configuración nominativa de los signos”, hecho ante el cual se procedió a su comparación en términos de identidad gráfica (logos, colores, etc.).

Para el caso, Carlos Amaya, socio de Amaya Propiedad Intelectual, manifestó que “si bien no existe conexión competitiva entre los signos toda vez que comercializan productos y servicios diferentes, la notoriedad demostrada de la marca Yahoo! rompe con el principio de especialidad y le permite obtener una protección frente al signo solicitado Yacoo, impidiendo su registro, toda vez que su fonética es muy similar”.

Para complementar el análisis se solicitó a Oath Inc. que presentara pruebas para demostrar el reconocimiento de la marca ‘Yahoo!’. En respuesta, la empresa relacionó los resultados de la firma de análisis “Alexa”, en los cuales se documenta que www.yahoo.com es la séptima página web más visitada del país, luego de Google, Youtube y Facebook.

En esa medida, la Superintendencia concluyó que el signo objeto de la solicitud se encuentra en una causal de irregistrabilidad y por tanto negó su protección, así como declaró fundada la oposición.

Antecedentes

El pasado 15 de marzo de 2015, y a través de la Resolución No. 00014247, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reconoció dentro del Expediente No. 101112936 la notoriedad de la marca ‘Yahoo!’ para servicios de telecomunicación, especialmente como un motor de búsqueda de internet, en el periodo comprendido entre enero de 2000 a enero de 2010.