La SIC recordó que el examen de registrabilidad no depende únicamente de la clase en la que se solicite la marca
28 de julio de 2026
Signo Opositor
Signo Solicitante
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó el registro de la marca mixta Otto DiscoBar VIP, solicitada por el ciudadano Norberto Duarte Cuadros para distinguir servicios de la clases 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza; para distinguir servicios de entretenimiento, alimentación y hospedaje temporal. Luego de resolver la oposición presentada por Essential Export Ltda., titular de la reconocida marca Totto.
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La controversia se originó porque Essential Export argumentó que el signo Otto reproducía parcialmente elementos distintivos de Totto, una marca que, según expuso, cuenta con una familia de marcas consolidada y con notoriedad en varias clases. Para la empresa, la similitud entre ambas denominaciones podía inducir a error a los consumidores, hacerles creer que existía un vínculo empresarial entre los negocios o incluso diluir el valor distintivo que Totto ha construido durante décadas.
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Durante el trámite administrativo, el solicitante respondió a la oposición asegurando que no existía una relación competitiva entre los servicios. Con ese propósito, modificó el alcance inicial de la solicitud en la clase 41 y limitó la protección exclusivamente a servicios de entretenimiento de clubes nocturnos, dejando por fuera las actividades de educación, formación y otros servicios inicialmente incluidos. También sostuvo que “Otto” corresponde al nombre del primer propietario del establecimiento y que el consumidor no asociaría un bar o discoteca con una empresa dedicada a la comercialización de maletas, ropa y accesorios.
LOS CONTRASTES
Juan Pablo Reyes VillamizarSocio en Reyes & Reyes Abogados
“Acierta la SIC al proteger la notoriedad de la marca opositora y aplicar la ruptura del principio de especialidad, considerando el componente nominativo”.
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La SIC aceptó esa modificación al considerar que no ampliaba el alcance original de la solicitud, sino que delimitaba los servicios pretendidos. Sin embargo, recordó que el examen de registrabilidad no depende únicamente de la clase en la que se solicite la marca, sino también del análisis sobre la posible afectación de derechos previamente adquiridos por terceros y del riesgo de confusión.
Tras evaluar los argumentos de ambas partes y aplicar los criterios de comparación previstos en la normativa andina sobre propiedad industrial, la Superintendencia decidió negar el registro solicitado, al considerar que la coexistencia de Otto DiscoBar VIP con la familia de marcas Totto podía generar un riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, afectando los derechos previamente adquiridos por la empresa opositora.
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