Bimbo al borde de perder la guerra

El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo recomienda que se desestime el recurso de casación contra la sentencia que denegaba el derecho de registrar la marca ‘Bimbo Doughnuts’.

Tras más de siete años de conflicto, parece que la batalla de los donuts entre Bimbo y Panrico está a punto de llegar a su fin.

Y si el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) sigue las recomendaciones publicadas ayer por uno de sus abogados generales (algo que suele ocurrir en 80% de las ocasiones), Panrico será la vencedora, por lo que Bimbo no podrá registrar la marca Bimbo Doughnuts.

El abogado general Paolo Mengozzi publicó sus conclusiones y aconsejó al TJE que desestime el recurso de casación presentado por Bimbo y condene a la compañía a asumir los costes.

La compañía de alimentación pedía que se anulara un fallo previo del Tribunal General. Esta sentencia validaba la decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oami), que negó en 2009 al fabricante de bollería el uso de la marca Bimbo Doughnuts, registrada en mayo de 2006, por existir riesgo de confusión con Doghnuts, registrada por Panrico en 1994.

Según el criterio del abogado general, la sentencia es correcta, al interpretar que la palabra Doughnuts tiene un caracter autónomo y distintivo, por lo que no puede considerarse que la palabra Bimbo tenga un carácter dominante en la marca. Desde el comienzo del litigio, la empresa ha argumentado infructuosamente que Doughnuts es sólo un complemento del elemento principal de la marca que identifica a la firma: Bimbo.

La compañía también recurría la sentencia porque entendía que el Tribunal General había decidido que había confusión entre su marca y la de Panrico basándose únicamente en el argumento anterior (que Doughnuts tiene un carácter autónomo y distintivo). Pero Mengozzi también rechazó ese extremo. «El Tribunal General no dedujo la existencia de un riesgo de confusión de la mera constatación de que el elemento Doughnuts ocupa una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, sino que se basó, a tal efecto, en una variedad de factores en el marco de una apreciación global», asegura el Tribunal de Justicia en un comunicado.

Por ello, el abogado general considera infundados los motivos esgrimidos por Bimbo. «Propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y condene en costas a la recurrente», afirma Mengozzi.

El Tribunal de Justicia tardará un mínimo de entre tres y cuatro meses en dictar sentencia sobre este asunto, pero una vez que lo haga y si, como parece probable, le da la razón a Panrico y a la Oami.

Mantener la marca sale caro
Un bollo redondo con un agujero en el centro es conocido como donuts por los consumidores españoles, lo que supone el mayor éxito que puede alcanzar una marca que, en este caso, pertenece a Panrico. Hay otras empresas con dulces parecidos en el mercado.

El que los competidores no puedan utilizar el término donuts para estos productos es fruto de una campaña continua y muy cara de Panrico para asegurar su marca. Otros ejemplos de enseñas que acaban denominando al producto son kleenex, post-it, rimmel, tiritas o maizena.

En muchos casos, es complicado a la hora de comprar un producto describirlo genéricamente y se acude directamente al vocablo y término que lo identifica en el mercado. Es decir, la marca. Son marcas/productos que han llamado la atención al mercado y han tenido éxito. Porque el riesgo al que se enfrentan las marcas que consiguen designar a un producto es morir de éxito y perderla.

La muerte de éxito se produce si un competidor intenta anular la marca que designa al producto demostrando que este fenómeno ha tenido lugar, procedimiento que pretende adaptarse a las leyes del mercado, habitual en EE.UU. Jurídicamente este fenómeno se denomina « vulgarización de la marca».

La Ley de Marcas española recoge esta figura en el artículo 55: «Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada». Debe declararlo un juez.

También se puede morir de éxito por omisión. Si el titular no realiza una campaña de protección adecuada, habrá resquicios por los que los competidores podrán usar su marca como nombre del producto y el titular original acabará perdiendo la enseña.

Para evitarlo, tiene que tomar varias medidas. Alberto Rabadán, director técnico de Marcas en Pons Patentes y Marcas, advierte: «Si el titular de esta marca de éxito no actúa, corre el grave riesgo de que se produzca la vulgarización de la misma.