Biomax no registró su marca OK por parecido con un signo de Mobil

La distribuidora de combustibles Biomax falló en su intento de ampliar su portafolio de marcas. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le negó el registro de marca a su signo OK, para ampliar su obertura en la clase 37 de Niza, pero la decisión no es definitiva porque la empresa puede apelarla en segunda instancia.

Para negar el beneficio, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC no tuvo en cuenta la oposición que presentó OK Inmobiliaria, mas sí que existía en el mercado de la expresión OK Llantas, de Exxon Mobil Corporation. Esta multinacional estadounidense posee hasta el 18 de abril de 2017 el derecho exclusivo de explotarla, con la correspondiente opción de prorrogarlo.

Biomax es una de las compañías mejor posicionadas en Colombia en la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo. Actualmente posee el registro de su marca homónima para las clases 4 (aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles, incluyendo gasolina) y la misma 37.

Tras su fundación en 2004, Biomax adquirió en 2011 el 93.88% de las acciones de Brio y en mayo de este año anunció la inversión de $42.000 millones en la construcción en el Magdalena Medio de su tercera planta de abasto, para el suministro de las termoeléctricas Termosierra de EPM y Termocentro de Isagen.

OK Inmobiliaria SAS, la opositora, tiene su domicilio en Medellín. Nació en 2001 por la unión de las firmas Ángel Penagos y Villa S.A., Cifras Construcciones S.A., Pórticos S.A., Hernán Vieira y Cía., Grupo Torante y Aic Limitada. En su portafolio ofrece la construcción de proyectos de edificación, institucionales y urbanismo, y diseños arquitectónicos.

Sin oposición, pero confundible
La constructora se opuso al registro de OK como marca, por la similitud y posible confusión que podría haber con su signo homónimo.

En su respuesta a esas observaciones, Biomax contestó a través de sus abogados que OK Inmobiliaria incumplía por igual uno de los requisitos formales para la presentación de la oposición: mencionar el número del registro y/o expediente del reconocimiento a su marca con el que sustentaba su posición.

La Superintendencia, sin embargo, no tuvo en cuenta el argumento de la firma de bienes raíces porque la distinción de su nombre fue requerida el 30 de noviembre de 2012, es decir, posterior a la de Biomax. De ahí la ausencia de tal información.

El organismo de control halló el impedimento para la expresión OK en la obligatoria búsqueda en su base de datos. Así apareció OK Llantas de Mobil con el registro 196301, y además OKS de OKS Spezialschmierstoffe Gmbh, con el 101658.

La segunda es una empresa perteneciente desde hace 10 años al grupo alemán Freudenberg. Es especialista de lubricantes a escala mundial y productos de alto rendimiento para la reducción de la fricción, el desgaste y la corrosión. Posee la concesión de su marca homónima hasta julio de 2023.

Para determinar el riesgo de confusión y asociación, el área de Signos Distintivos analizó la prevalencia del elemento nominativo (palabras) y del gráfico. Con base en lo dispuesto en las normativas, concluyó que este caso, el primero en ambas expresiones es lo preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto por ser las que emiten un concepto y las que el consumidor usaría para pedir los productos y servicios protegidos.

El concepto final de la resolución proferida el pasado 27 de junio, se centra en que OK es “similarmente confundible” con OK Llantas debido a que no adiciona otro elementos verbales que hagan la diferencia. “Configurándose así una reproducción marcaria parcial, no siendo los demás términos suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos”.

Para la Superindustria también fue un motivo de negación que los servicios que pretende distinguir OK, son de una naturaleza cercana y comparten la misma finalidad a la reparación y los lubricantes de OK Llantas y OKS. “El riesgo de confusión no solo se deriva de la similitud entre los signos comparados, sino por igual de la relación entre los servicios que identifican.