Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co Viernes, 4 de octubre de 2013

Sin oponerse, la firma Balenciaga se ha convertido en un obstáculo para los signos marcarios con la expresión BB.

En julio de 2012 la cadena de ropa masculina más antigua de EE.UU. Brooks Brothers Group solicitó el registro de la marca BB para productos de la clase 3, 25 y 28 de la Clasificación de Niza.

Si bien no se presentaron oposiciones por parte de terceros, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en atención a la decisión 486 de la Comunidad Andina, realizó el examen de registrabilidad.

Cabe aclarar que se encuentran 12 marcas registradas ante la SIC con la expresión BB; de este volumen, la firma Brooks Brothers Group tiene el registro en la clase 28 de la nomenclatura internacional.

En la búsqueda, el despacho encontró la existencia de las marcas mixtas BB de Balenciaga para los productos de la misma clase que el solicitante y desarrolló el cotejo para analizar el riesgo de confusión en los consumidores que podría generar la coexistencia de estas marcas en el mercado.

Ya se había presentado un caso similar con la firma Yanbal cuando presentó la solicitud de registro del nombre Sentiva BB Cream. En esta ocasión, la Dirección de Signos Distintivos negó la entrada de la marca al mercado, pero el superintendente delegado para la Propiedad Industrial consideró los argumentos presentados en la apelación por la oposición.

Si bien, no es la misma razón del caso de Brooks Brothers, el apoderado de Yanbal, Mauricio Jaramillo, explicó que existen las ocasiones en las cuales una misma expresión puede tener varios significados o ser de uso común para los comerciantes y empresarios.

“La expresión BB Cream es de uso común en el mercado de los cosméticos para identificar productos. Ahora, cuando se estaba realizando el cotejo marcario no había nada que ver con la firma Balenciaga porque el nombre BB es una denominación común”, indicó Jaramillo.

En el caso de Brooks Brothers Group, la oficina local parte del hecho, para la solicitud marcaria en la clase 3 de Niza, que el signo solicitante reproduce en su totalidad la estructura gramatical de las marcas previamente registradas.

Ahora, en la comparación de los elementos gráficos, la Superindustria expuso que “la presentación del diseño gráfico no permite establecer una clara diferenciación entre los signos en conflicto, dada la fortaleza del componente nominativo común (BB). En este sentido se presenta coincidencia fonética en la mencionada expresión.

Por estas razones, en noviembre del año pasado la SIC negó en primera instancia el registro.

El bufete Vera Abogados Asociados, apoderados de la firma de EE.UU., apelaron la decisión argumentando que la marca tiene una “aptitud distintiva suficiente”, de lo que se deriva que no es base única para la protección marcaria “la capacidad individualizadora para identificar un producto”.

Además, aseguran que tanto la empresa Balenciaga como firma a la cual representan, tienen el mismo registro marcario en EE.UU. sin su presencia en el mercado se haya visto afectada por la confusión del público consumidor, debido a un acuerdo de coexistencia entre las firmas frente a sus marcas BB.

Para el superintendente delegado para la Propiedad Industrial, la similitud y posible riesgo de confusión entre las marcas es evidente dado que tienen la misma estructura gramatical, lo que deriva en una coincidencia fonética, una topografía similar y una carencia de elementos de distintividad entre las marcas.

La confirmación de la decisión de primera instancia se da en el hecho de que, si bien es cierto que existe un acuerdo de coexistencia entre las marcas “en presencia del fenómeno de confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro.

Para el despacho es fundamental que el acuerdo esté traducido a castellano, “respecto al acuerdo de coexistencia aportado, debía estar acompañado de su traducción simple, lo cual no se presenta en este caso”.