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Paula Viviana Suárez - psuarez@larepublica.com.co sábado, 26 de septiembre de 2015

Este pleito data desde junio de 2014, cuando mediante Protocolo de Madrid, la norteamericana solicitó el registro de la marca internacional Toro. El Protocolo de Madrid  ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (miembros de la Unión de Madrid), mediante la presentación de una solicitud en la oficina de marcas nacional, en este caso, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Sin embargo, de acuerdo a Álvaro Correa, socio de Baker y McKenzie y apoderado de Auteco, solicitar una marca mediante Protocolo de Madrid, no significa que se otorgue un derecho automático en Colombia.

Toro  identificaría productos de las clases 7, 11, 12 y 17, relacionados con maquinarias ligeras para el mantenimiento agrícola, equipos de riego, vehículos tractores  y mangueras de riego, respectivamente.

Como ya se mencionó, esta solicitud de registro internacional dio pie a que Casa Toro Automotriz y Auteco,  ambas empresas colombianas, se opusieran al proceso para defender sus derechos marcarios adquiridos: Casa Toro y Torito & Diseño, respectivamente.

Casa Toro Automotriz alegó riesgo de confusión con las marcas Casa Toro, registradas en clases 7, 12, 17,  35, 37, y 42. A través de Mauricio Pinzón, socio de Pinzón y Pinzón, la empresa demostró que había una conexión competitiva entre las marcas enfrentadas. Tanto la registrada como la pretendida identifican productos de la clase 7, maquinaria agrícola, y 17, mangueras de riego.

 Auteco, por su parte, presentó oposición a través de Correa contra la marca pretendida en clase 12 y solicitó la protección de la marca Torito & Diseño. “Los signos coinciden en su contenido semántico, ya que la marca pretendida es el diminutivo de la registrada”, puntualizó Correa. 

En primera instancia, la SIC declaró infundada la oposición de Casa Toro Automotriz contra el registro de la marca en clases 7 y 17; fundada contra la clase 12, y fundada la oposición de Auteco en clase 12. Al considerar esto, negó la marca en clase 12 y 17; y suspendió la concesión en clase 7 y 11.

Ante esta decisión, Casa Toro Automotriz interpuso recurso de apelación en el que reiteró el riesgo de confusión que  se generaría al concederla en clase 7.

“La similitud entre los signos es tan notable que el público consumidor podría llegar a pensar que los productos de la marca solicitada, Toro, son los mismos productos que comercializa mi representada a través de su familia de marcas, Casa Toro”, afirmó Pinzón en la apelación.

Por último, en segunda instancia, la SIC le dio la razón a Casa Toro Automotriz y negó el registro pretendido en clase 7 y confirmó los otros artículos de la Resolución anterior. En resumen, se concedió el registro de la marca para clase 11 y las otras pretendidas fueron negadas.

Para Gerardo Flórez, asociado del área de Propiedad Intelectual de Philippi, Prietocarrizosa y Uría, “este es un esfuerzo claro y coherente por parte de la SIC por mantener registros de marca con limitaciones de productos y servicios precisos, de manera que no sean bloqueados injustamente otros competidores que quieran entrar en mercados no relacionados”. 

Las opiniones 

Álvaro Correa
Apoderado de Auteco
“La SIC, ha entendido la necesidad de hacer un análisis riguroso sobre la forma de comercialización, publicidad, venta y presentación al público de productos y servicios amparados, de manera específica”.

Gerardo Flórez
asociado Phillippi Prietocarrizosa & Uría
“Este es un ejemplo de cómo el sistema multiclase permite que aunque una marca sea negada para unos productos, la misma sea concedida en las clases que cumpla con los requisitos, en la misma solicitud”.

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