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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co miércoles, 8 de junio de 2016

Ante la dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la solicitud realizada por Miguel Ángel Ramos, fue avalada pero la decisión no se mantuvo en la segunda instancia en la que la marca extranjera obtuvo el respaldo de la Delegatura para la Propiedad Industrial.

 Dunkin’ sostuvo que Happy Donuts era similar y confundible. “Como se puede observar la palabra Donuts escrita en las dos marcas, en el mismo tipo de letra y color, se ubican en la misma posición dentro del conjunto (...) están una encima de la otra de forma horizontal compuestas por seis letras en la palabra de arriba registrada y cinco letras de la solicitada”, se aseguró en el documento.

Más allá del uso de la expresión Donuts, la defensa dijo que su oposición se basaba en la comparación de los signos y en el tono del color “reivindicados dentro del conjunto de sus marcas”.

Y que además, en su caso se debía considerar que el solicitante incurría en actos de competencia desleal pues es una “imitación” de la marca registrada “de manera que mal podría concederse su registro, sin perjudicar a la representada”.

Ramos se mostró renuente a aceptar las acusaciones y dijo que los signos podían coexistir pacíficamente en el mercado.

La dirección, liderada por María José Lamus, concluyó que la acusación por competencia desleal no era válida por cuanto no se había podido probar la situación más allá de las afirmaciones contenidas por el solicitante. Eso sí advirtió que el uso del signo debía hacerse “tal y como se concedió” pues la “protección está dada en su integridad”.

Dunkin’ siguió con su pretensión y apeló. La Delegatura trajo al contexto la declaración de Dunkin’ Donuts como marca notoria entre 2010 y enero de 2015, por lo que podía ser aplicable. Esta denominación, según recordó Carolina Daza, directora de marcas de Clarke Modet & Co, “implica un estudio de confundibilidad mucho más exigente (...) pues cuando una marca es declarada notoria se entiende que el titular ha conseguido, mediante acervo probatorio, evidenciar que es reconocida”. 

La conclusión es que “existen elementos del diseños del signo que podrían llevar al consumidor a confundirlo o a asociarlo con la marca notoria”. Además, sostuvo que hay conexión competitiva: “existe una relación de género y especie, de manera que comparten finalidades”.

Sea como fuere, analizó Guillermo Navarro, socio de muñozºabogados, lo más interesante, es que la SIC dio “correcta aplicación a la causal de irregistrabilidad por competencia desleal, pues los comportamientos del solicitante que se acreditaron dejaron clara la intención sistemática de generar confusión entre las dos marcas, y se reconoció que había indicios razonables de la comisión de conductas contrarias a la sana competencia”.

Analizan continuar
Fuentes cercanas al proceso consideraron que el caso terminará en el Consejo de Estado pues parece relevante que “la pronunciación y el conjunto marcario son distintos. Además, vemos que la similitud se da en la expresión donuts, y es genérica, de hecho hay varias marcas concedidas con dicha expresión”. También, dijo, se consideró la notoriedad de la marca Dunkin’ Donuts sin que ni siquiera la marca aportara pruebas para esto.

La opinión

Guillermo Navarro
Socio de Muñoz Abogados

“La SIC dio correcta aplicación a la causal de irregistrabilidad por competencia desleal, pues los comportamientos del solicitante dejaron clara la intención sistemática de generar confusión”.

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