Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co Sábado, 6 de septiembre de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió, tanto en primera como en segunda instancia, permitir el registro de la marca Ecodiesel Colombia solicitada por la empresa con el mismo nombre y declarar infundadas las oposiciones de Terpel y de la Compañía Automotriz Diesel.

El abogado especialista en propiedad industrial, Gerardo Flórez, dijo que “este caso resulta interesante en tanto fueron presentadas oposiciones por parte Terpel y Codiesel con base en diferentes causales de irregistrabilidad, como falta de distintividad, descriptividad y confundibilidad con un nombre comercial. Sorteando de manera acertada el análisis de la falta de distintividad y descriptividad, la Oficina de Marcas consideró que la marca solicitada Ecodiesel Colombia, si bien es evocativa y genera una idea sencilla de comprender por el consumidor, dado que se encuentra compuesta por elementos inapropiables, lo que reviste de distintividad al signo, es la combinación particular de dichos elementos”.

El 22 de abril de 2013 inició el pleito entre estas tres compañías relacionadas con el sector automotriz, cuando Ecodiesel solicitó la marca para distinguir en el mercado productos químicos, aceites, grasas, y lubricantes; como también la gestión de negocios de comercialización de combustibles, el tratamiento de materiales; y servicios científicos y tecnológicos; todo en el campo de los biocombustibles e hidrocarburos. Los cuales se reconocen por medio de las clases 1 y 4 para productos, y las 35, 40 y 42 para servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

Al momento de publicarse el extracto de la solicitud, salieron las opositoras a ‘encender’ la marca. Ambas empresas pretendían desvirtuar el registro. Terpel argumentó que el signo solicitado carecía de distintividad y que era de carácter descriptivo, por lo tanto dijo que estaba incurso en los literales B y E del artículo 135. Mientras que la Compañía Automotriz manifestó que si se registra la marca Ecodiesel Colombia, habría riesgo de confusión por la supuesta similitud con su signo ya registrado Codissel; literal B del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El abogado especialista en propiedad industrial y socio de la firma Q&D Abogados, Javier Delgadillo, explicó que “aunque la marca claramente distingue productos como diesel ecológico en el mercado, no hay ningún producto que sea denominado técnica o coloquialmente como ecodiesel. Si la marca solicitada hubiera sido Diesel ecológico, seguramente sí hubiera sido negada por la Superintendencia”.

Ante los argumentos presentados, Ecodiesel Colombia respondió que ellos ya son propietarios del signo solicitado. Luego, atacó directamente a la Compañía Automotriz diciendo que la marca de ellos, Codiesel, surge del prefijo ‘Co’ que representa compañía y ‘diesel’, la cual es una expresión genérica referida a un producto hidrocarburo y que no puede ser apropiable. Y sobre la falta de distintividad que argumentaba Terpel, explicó que la composición de expresiones la diferencia lo suficiente.

Después de realizar el estudio de registrabilidad, la Dirección de Signos Distintivos consideró que el signo solicitado ostenta distintividad suficiente; que la expresión Ecodiesel genera en la mente del consumidor una idea relacionada con un tipo de combustible y el prefijo ‘Eco’ hace mención a ‘ecología’; por lo tanto, no se encuentra incursa en los literales B y E. Sobre el literal B, resolvió que entre la marca Codiesel y Ecodiesel la única coincidencia es el término ‘diesel’, el resto logra que el signo solicitado sea diferente.

Flórez se mostró de acuerdo con la decisión tomada por la Dirección y explicó que “la expresión Diesel no puede ser tomada como un elemento de confusión y al examinar los signos en su conjunto, el concepto que subyace detrás de los mismos resulta disímil”.

Ante la decisión tomada en primera instancia, tanto Terpel como la Compañía Automotriz, apelaron.

Terpel consideró que la expresión ‘Colombia’ podría resultar engañosa en tanto el ‘Ecodiesel’ no es efectivamente producido o distribuido en Colombia y añadió que la marca solicitada no tiene elementos gráficos que le otorguen distintividad.

Por otro lado, la Compañía Automotriz dijo que la Superintendencia no tuvo en cuenta que el signo Ecodiesel y Codiesel son similares puesto que comparten 8 letras en el mismo orden, la única diferencia es la vocal E.

Ante esto, el superintendente delegado para la propiedad industrial, José Luis Londoño, resolvió mantener la decisión tomada en primera instancia porque consideró que los argumentos de la oposición son infundados y afirmó que “el signo solicitado no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad”.

Delgadillo dijo que “la decisión de la Superintendencia fue acertada porque una marca solo se niega si es exclusivamente genérica o exclusivamente descriptiva; la marca solicitada era una combinación de términos sin distintividad que forman uno nuevo y único, tal como ocurre con marcas como Servientrega, Chocolisto y Bancolombia, entre muchas otras, que se valen de dos términos genéricos para formar un tercero que sí es registrable”.

La Opinión

Gerardo Flórez
Abogado de propiedad industrial de prietocarrizosa

“La Oficina de Marcas concedió de forma correcta el registro de la marca Ecodiesel Colombia y declarando infudadas las oposiciones, haciendo la salvedad que no otorga derechos de exclusividad sobre las expresiones aisladamente consideradas, sino sobre el conjunto”.