Elementos de análisis de registrabilidad de un signo

En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto con parte denominativa compuesta, comparado con marcas denominativas compuestas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, en el caso del signo mixto con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

El 13 de diciembre de 2007 la sociedad Orrego Gómez S EN C.S., solicitó el registro de la marca Aldo Masconi (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 589, de 29 de febrero de 2008. La sociedad demandante Aldo Group International AG, invocando su marca registrada “Aldo Panetti” (denominativa Clases 25 y 35) y Silvano Aldo Sicilia, basándose en su marca registrada “ALDO” (mixta Clases 18, 25, 35) presentaron oposiciones.

Aldo Group International
Mediante Resolución Nº 30297, de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado. Contra la anterior Resolución, la parte demandante y Silvano Aldo Sicilia interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 36421, de 29 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder el registro de la marca. La firma interpuso acción ante Consejo de Estado .

Superintendencia de industria y comercio
La SIC contestó la demanda defendiendo la legalidad de los actos administrativos impugnados y señaló que los signos “Aldo Masconi” (mixto) y “Aldo Panetti” “no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera marca es mixta y la segunda denominativa”.Que, el signo “Aldo Masconi” (mixto), debido a su componente denominativo, “se diferencia sustancialmente del signo “Aldo Panetti” de naturaleza nominativa.

Fundamentos
El demandante indica que existe riesgo de asociación de los productos ya que “(…) dentro de los servicios que identifica la marca Aldo Panetti se encuentran aquellos relacionados con el calzado tanto para hombre, mujeres y niños, siendo prácticamente los mismos servicios que pretenden identificar la marca Aldo Masconi solicitada por la sociedad Orrego Gómez S en C.S haciendo manifiesto el riesgo de asociación en los productos.

Conexión
El signo en controversia Aldo Masconi distingue servicios amparados en la Clase 35, mientras que las marcas opositoras Aldo Panetti distingue productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35; y la marca Aldo distingue productos de las Clases 18, 25 y servicios de la Clase 35. Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de factores de análisis.

Tribunal
“En el Derecho de Marcas se admite la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general, inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común”.