Éxito no pudo evitar el registro de EXI, solicitado por Spencer Stuart

Pese a la oposición presentada por Almacenes Éxito, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, concedió el registro del signo EXI a la multinacional Spencer Stuart Internacional para distinguir servicios de la clase 35.

La empresa solicitante, Spencer Stuart, es una de las compañías más reconocidas en el sector de los head hunters o cazatalentos. Esta firma pretendía registrar EXI para amparar servicios de valoración ejecutiva, consultoría en el campo de valoración de desempeño ejecutivo y suministro de información en el campo de evaluación.

Por su parte, Almacenes Éxito se opuso al registro de EXI por la supuesta similitud del signo con la familia de marcas que llevan la expresión Éxito. En el documento la cadena de supermercados se defendió alegando que “Éxito es titular de la marca Éxito en varias clases, y por tanto, tiene un derecho de uso sobre las mismas en relación con los productos y servicios de dichas clases”.

Los argumentos de la oposición estuvieron relacionados con la similitud y los riesgos de confusión y asociación empresarial que podrían darse entre los signos en conflicto.

Según las pruebas aportadas por la parte opositora, existen más de 70 registros marcarios en la Superintendencia que contienen la expresión ‘éxito’ y cuya titularidad pertenece al Grupo Éxito. Además, para la cadena de supermercados y almacenes, la evidente semejanza entre EXI y Éxito, incrementa el riesgo de confusión entre los consumidores.

“Entre los signos confrontados se verifica una notoria coincidencia de letras, toda vez que el solicitante transcribió la misma raíz ‘exi’, reproduciendo de esta manera un elemento esencial y determinante de las marcas que llevan la palabra éxito”, indicó la defensa.

En cuanto a los productos o servicios que amparan las dos marcas en conflicto, el abogado de Almacenes Éxito señaló que la compañía posee cinco registros marcarios en la clase 35, que es la misma clasificación en donde Spencer Stuart pretendía registrar su signo EXI.

Teniendo en cuenta esta concordancia entre los servicios que identifican los signos, un argumento clave es que éstos comparten la misma naturaleza, finalidad y medios publicitarios por lo que se daría una conexión competitiva.

La empresa de consultoría Spencer Stuart, respondió a la oposición refutando las razones expuestas por Almacenes Éxito en el documento.

La primera es que EXI y Éxito no son confundibles pese a que comparten algunos elementos. Para los abogados de la firma Brigard & Castro, apoderados del caso, la SIC debía analizar los signos de manera integral y no por separado.

Además, que las marcas generaban en el consumidor ideas muy diferentes, “las marcas Éxito son plenamente identificables por el consumidor medio en los supermercados, lo que hace que desaparezca cualquier riesgo de confusión o de asociación”.

A diferencia de lo manifestado por Almacenes Éxito, para la sociedad solicitante, los servicios que pretenden amparar los signos “no comparten los mismos medios de comercialización”, en cuanto a que los clientes de Spencer Stuart hacen parte de un mercado específico lo que facilita la identificación por parte del público de los servicios y el origen empresarial al que éstos corresponden.

La decisión de la SIC, que fue en primera instancia, y quedó en firme al no presentarse apelación por parte de Almacenes Éxito. En ésta se concedió el registro de EXI por no encontrarse riesgos de confusión o de asociación.

Para Luis Ángel Madrid, profesor de propiedad intelectual de la Universidad Sergio Arboleda “La marca Éxito es una marca evocativa con contenido conceptual muy fuerte, por el contrario del fonema ‘EXI’, que se puede considerar marca de fantasía porque no tiene significado por lo que no puede ser comparable ni confundible”.

En este caso, la autoridad priorizó el elemento conceptual de los signos, en donde según Madrid, experto en marcas, la SIC revisa el elemento más fuerte que es el conceptual, e identifica que los dos signos no evocan la misma idea o similar, por lo cual determina que no hay relación.

Aunque la SIC emitió resolución en primera instancia, concediendo el registro a la firma consultora, Éxito no presentó apelación en este pleito.

La opinión

Luis Ángel Madrid
Profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Sergio Arboleda
“La marca Éxito es evocativa con contenido conceptual muy fuerte, por el contrario del fonema ‘EXI’, que se puede considerar marca de fantasía porque no tiene significado por lo que no puede ser comparable ni confundible”.