Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Jueves, 6 de diciembre de 2012

El licenciamiento de marca consiste, precisamente, en que el titular del signo permite que un tercero lo use, a cambio de una remuneración.

Para el Senior Counsel de Muñoz Abogados y ex superintendente de la Propiedad Industrial, Giancarlo Marcenaro, lo complicado de la licencia es que ante los consumidores son responsables por el uso de la marca, tanto el que confiere la licencia, como el que la recibe.

Este es el caso de la marca de ropa y accesorios Forever 21 que ingresó al país el 24 de agosto del presente año. Lo que llama la atención de este signo en específico, es que a pesar de todos los intentos de la firma Techsport Colombia S.A por registrarlo, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvía negarlo por generar confusión con el nombre Forever, de propiedad de la firma Vía Scala S.A.S.

Obviamente, Vía Scala S.A.S presentó su oposición cuantas veces fue pedido el registro, pues se supo que la solicitud se hizo varias veces y de todas las formas posibles, sin generar respuesta positiva.

Ante la necesidad apremiante de obtener el registro se optó por acogerse a la figura del licenciamiento, caso en el cual la empresa Techsport Colombia S.A mediante su filial que comercializaría la marca, y Vía Scala S.A.S, propietaria del nombre Forever, acordaron un canon de pago mensual por el uso de los derechos de la marca en mención.

Para la abogada Laura Rojas Vega, las marcas que se licencian generalmente están posicionadas y ese reconocimiento le otorga la posibilidad al empresario titular del signo, la opción de expandirse o hacer presencia a través de la licencia, cuando entrega una marca para que otro la explote a cambio de unas regalías. El empresario aumenta sus ingresos a cambio solo de la licencia y el licenciatario casi siempre es quien asume el riesgo y los costos del nuevo negocio. Es una opción de expandir su presencia territorial sin mucha inversión o riesgo.”, dijo Rojas.

Hay que tener en cuenta que en casos de licenciamiento se puede hablar de una opción de compra de la marca. También se destaca que con esta figura no se puede enajenar el signo ya que se traslada a nombre de un fideicomiso.

Casos como este, evidencian claramente que los empresarios deben darle la importancia necesaria el tema del registro de su marca, pues no pueden aventurarse a entrar al mercado sin tener la propiedad del nombre o signo que distinga sus productos de los demás.

Según los expertos, muchas grandes empresas han llegado al país sin registrar sus marcas y se encuentran con sorpresas de que en el mercado ya existen, y obviamente tiene prelación para la Superindustria.

Cabe resaltar que cuando un empresario da su marca en licenciamiento ya no puede utilizarla, sin embargo, el dinero por el canon que recibe es bastante importante.

Según el abogado comercialista, Julio José Orozco, en Derecho de la Propiedad Industrial encontramos especies como las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y las marcas. En Colombia, estas especies se protegen debidamente a través de los registros que sobre ellas se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Al quedar protegidas, hacen parte del patrimonio económico de su titular, y son las mismas normas las que le permiten a su titular excluir a terceros de su utilización indebida, o por el contrario, autorizar a terceros para que a través de “Contratos de Licenciamiento” les exploten económicamente a cambio de regalías para su titular.

“Si una persona, natural o jurídica, es titular de una marca, tiene dos derechos sobre ella. El primero es excluir a terceros de su uso, y segundo, otorgarle a tercero el uso, a través de licenciamiento, que es un contrato donde prestamos la marca a cambio de que se nos paguen regalías por su uso”, concluyó Orozco.

Los argumentos de la negación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se basaron en que no existía una diferenciación sustancial entre los dos nombres.

Las opiniones

Laura Rojas
Abogada

Las marcas que se licencian se encuentran posicionadas. Ese reconocimiento le otorga la posibilidad al empresario o titular, la opción de expandirse o hacer presencia a través de la licencia.

Julio José Orozco
Abogado comercialista

Si una persona, natural o jurídica, es titular de una marca, tiene dos derechos sobre ella. Excluir a terceros de su uso, y otorgarle a tercero el uso, a través de licenciamiento.

Giancarlo Marcenaro
Senior Muñoz Abogados

Lo complicado de la licencia es que ante los consumidores son responsables por el uso de la marca, tanto el que confiere la licencia, como el que la recibe. La licencia genera una remuneración.