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Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co Miércoles, 3 de diciembre de 2014

Grupo Éxito se quedó sin poder registrar la marca ‘Donde comprar vale menos’ en la Superintendencia de Industria y comercio (SIC), ya que según la entidad puede llevar al consumidor a confusiones o asociaciones con la marca previamente registrada de Rapimercar, ‘Donde comprar es ahorrar’.

Rapimercar es una empresa familiar que nació en mayo de 1994 en el corazón del mercado público de Santa Marta y ha estado dedicada, de la misma manera que la cadena de Almacenes Éxito, al comercio de autoservicio y retail de productos víveres de la canasta familiar. Actualmente, la empresa cuenta con seis puntos de venta ubicados en la zona urbana de la ciudad caribe y su marca ‘Donde comprar es ahorrar’ quedó protegida por la SIC.

Que el pleito entre esta pequeña empresa y el gran Grupo Éxito, que registró en segundo semestre ingresos operacionales de $8 billones y una utilidad neta de $280.717 millones, habla muy bien de la entidad encargada de proteger el registro de marcas, dicen expertos.

El Grupo Éxito había incursionado en el mercado con la marca Surtimax. Este formato del Grupo, busca atender poblaciones que necesitaban ahorro por lo que quería identificar la marca con el eslogan ‘Donde comprar vale menos’.

La primera negativa que se dio al Grupo fue el 31 de mayo del 2013 por parte de la Dirección de Signos Distintivos, sección de la SIC encargada de los registros de marcas, bajo el riesgo de confusión o de asociación. Después de esto, Éxito insistió con el registró, por lo que recurrió a un recurso de apelación.

En este, la cadena de almacenes explicaba que en el análisis se pasaba por alto el hecho de que el consumidor interpreta una marca basado en una impresión del conjunto de los signos y no fraccionada como ellos sugerían lo había hecho la entidad; la cual se refería solo a las palabras ‘Donde Comprar’.

Según los abogados de la cadena de Grupo Casino, los consumidores no observarían únicamente las dos primeras palabras, sino toda la asociación, por lo que no habría riesgo de confusión. Adicionalmente, explicaban que añadirle el ‘vale menos’, la distinguía perfectamente’.

Sin embargo, una de las causales de irregistrabilidad que analizó la Dirección y posteriormente el Superintendente Delegado dice que “no podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera registrar un riesgo de confusión o de asociación”. En otras palabras, analizaron además del ‘Donde comprar’, que el ‘Vale menos’ se refiere al tema del ‘ahorro’ de la misma manera que el lema comercial de Rapimercar el cual señala textualmente la palabra ‘ahorro’. Por su parte, el abogado especialista en marcas Javier Delgadillo, comparte la decisión de la SIC. Y señala “que los signos en conflicto se valen de una disposición similar de palabras para evocar la misma idea y por tanto son confundibles. Es decir que, dado que el principal criterio para comparar dos marcas es su significado, la posibilidad de confusión por el concepto emanado por estos signos implica que la decisión de la SIC estuvo ajustada al derecho”. Siendo este el caso, Éxito tendrá que encontrar otro eslogan para que identifique los servicios que ofrecen, los cuales están incluidos en la clase 35 de la Clasificación internacional de Niza.

Las Opiniones

Javier Delgadillo
Abogado especialista en marcas de la firma Q&D Abogados

“Dado que el principal criterio para comparar dos marcas es su significado, la posibilidad de confusión por el concepto emanado por estos signos implica que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio estuvo ajustada a derecho”.

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