Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

  • Julián Puentes Villanueva

viernes, 25 de abril de 2014

A pesar de ello, la entidad gubernamental basó la decisión de negar la solicitud en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la que incurría Zapata frente a una marca registrada previamente por Barclays & Co.

Con el registro, el solicitante pretendía distinguir vestidos, calzado, sombrerería entre otros, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional Niza.

The Football Association Premier League Limited, dueño de la marca Barclays Premier League, interpuso un recurso de oposición fundamentado en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, que establece que todo propietario de una marca protegida en uno de los Estados contratantes, que conozca de alguna persona o entidad que use o pretenda registrar una marca igual o similar, y que pueda llegar a generar confusión en el consumidor, tendrá el derecho de oponerse empleando los recursos legales establecidos en el país que se pretenda hacer el registro.

Una vez radicado el recurso, la Superindustria en su análisis declaró infundada dicha oposición, debido a que no había fundamento jurídico dentro de la Convención de Washington por lo que no procedería con el estudio de irregistrabilidad alegado en su momento.

La decisión radicó en el hecho de que la Premier League no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Convención, en el sentido de que a pesar que la empresa opositora tenía registrada previamente una marca en Estados Unidos, esta no residía en ese país sino en Reino Unido. Por lo anterior no se cumplía el primer presupuesto para la aplicación de la convención ya que la parte opositora no resultaba ser una sociedad nacional de uno de los estados contratantes.

Para revocar esta decisión, Premier League recurrió a dos mecanismos legales, el primero fue presentar una reposición, la cual fue declarada improcedente, ya que según argumentó la SIC frente a la Dirección de Signos Distintivos solo es procedente el recurso de oposición.

Como segunda medida legal, la sociedad opositora optó por radicar un recurso de apelación en el que argumentaba que “ni la Convención de Washington ni la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen formalidad alguna para demostrar la existencia de marcas registradas en el exterior (...) en consecuencia no puede acudirse a la legislación interna interna vigente en materia probatoria, para efectos de modificar, agregar o suprimir normas, sobre contenidos y/0 requerimientos no exigidos”, pero tampoco fue suficiente este recurso para Premier League ya que la SIC se sostuvo en su decisión. 

Por su parte, el registro que solicitó del señor Hernán Alonso Zapata Rodríguez también fue negado, La Superindustria dictó esta medida debido a que la marca solicitante reproducía íntegramente el elemento nominativo Barclay, término que también utilizaba la marca mixta registrada con anterioridad Barclays & Co  y el cual era el que ostentaba su carga distintiva.

La entidad agregó que la coincidencia entre los nombres causaría confusión indirecta, ya que la presencia del mismo término en ambos signos causaría en la mente del público consumidor una idea de asociación entre los productos, por esta razón consideró que los signos confrontados presentaban identidad en su elemento distintivo.

En cuanto a la conexidad competitiva, que también hace parte de la causal de irregistrabilidad de la Decisión 486, el despacho declaró que los productos que quería registrar el solicitante se relacionaban con la categoría que estaba distinguiendo el signo registrado previamente, ya que compartían los mismos canales de comercialización.

Zapata, en segunda instancia, radicó un recurso de apelación, argumentando que la SIC a la hora de realizar el cotejo marcario había separado la parte nominativa de la gráfica, perjudicando el análisis, ya que precisamente en la parte gráfica era donde existían mayores diferencias entre los signos. La SIC finalmente se mantuvo en su decisión inicial y negó el registro de la marca Barclay. 

La opinión

Juan Carlos Martínez
Abogado U Sabana especialista en Propiedad Intelectual
“La Convención de Washington le da el derecho de oposición a nacionales de los estados contratantes o extranjeros que tengan domicilios comerciales o semejantes en dichos estados, y para este caso ninguna de las dos condiciones se cumplía por la oposición”.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.