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Juan Carlos Martnez Salcedo lunes, 1 de agosto de 2016

El articulo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina menciona explícitamente la distintividad y la representación gráfica como requisitos que debe cumplir un signo; en cuando a la perceptibilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tjcan) ha explicado que éste se encuentra implícito en la definición de marca como bien inmaterial, lo que ocurre en el mencionado articulo 134.

¿En qué consiste la perceptibilidad?

Dado que una marca es un bien intangible, el signo que la constituye deberá tener aptitud para ser captado o recibido por alguno de los sentidos, permitiendo su diferenciación  e individualización. La captación sensorial de la marca es necesaria para que pase a ser una expresión material identificable, que sea asimilada por la inteligencia para penetrar en la mente de los consumidores o usuarios (sentencia Tjca 25-IP-2011).

¿Qué ha de entenderse por susceptibilidad de representación gráfica?

Este requisito hace referencia a la necesaria materialización del signo para poder ser considerado como marca; la materialización comercial de la marca puede ocurrir por medio de palabras, vocablos, gráficos, sonidos, colores, olores, entre otros. Este requisito ha sido clarificado recientemente por el Tjcan (sentencia 242-IP-2015), en la que se reitera su obligatoriedad incluso en las marcas no tradicionales no visuales (como las olfativas y las de textualmente otras.

El requisito de representación gráfica se encuentra justificado, entre otras razones, para lograr algunas actuaciones procesales que han de ser llevadas a cabo en torno a las marcas tales como la publicación de la solicitud de registro, la presentación de oposiciones o la realización de los exámenes de registrabilidad.

¿A qué hace referencia la distintividad?

Con ello nos referimos a la capacidad que debe tener un signo para identificar entre sí los productos o servicios concurrentes en el mercado y desempeñar las demás funciones atribuidas a la marca (función de garantía, de consolidación de Good Will, publicitaria y de inversión). 

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: distintividad intrínseca, que determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y distintividad extrínseca, que determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros en el mercado.  (Sentencia Tjca 25-IP-2011).

¿Qué significa vulgarización y secondary meaning?

En el ámbito de la distintividad, los signos pueden presentar dos fenómenos. El primero de ellos es la vulgarización, esto es, que la marca se torne descriptiva o genérica del producto o servicio en razón a su excesivo posicionamiento en el mercado. Cuando ocurre la vulgarización, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de oficio o a solicitud de la parte, debe decretar la cancelación del registro marcario, extinguiendo el derecho de exclusiva del titular (artículo169 de la Decisión 486 de 2000. El segundo fenómeno es el denominado distintividad sobrevenida del signo o secondary meaning. Esto es, la posibilidad de acceder al registro como marca de signos que inicialmente carecen de fuerza distintiva pero que, por su uso en el mercado, adquiere capacidad para identificar bienes y servicios en el tráfico mercantil, circunstancia que ha de probarse ante la oficina de registro.

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