Luego de resolver confusión sobre titular, Carvajal registró a Publicar

Carvajal es una empresa que nació en la capital del Valle del Cauca hace más de 100 años. En estas décadas se ha caracterizado por los productos de impresión, razón por la cual tienen a su mando los directorios de telefónicos marca Publicar.

Sin embargo, la transformación de Publicar como sociedad anónima a sociedad por acciones simplificadas fue hecha en el año 2011 y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no tenía el conocimiento del cambio de la organización.

En febrero de 2012, Carvajal Informaciones S.A.S. solicitó el registro de la marca Directorio Telefónico de Publicar para los productos de la clase 16 de la clasificación de Niza ante la SIC.

Aún sin oposiciones, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC negó las pretensiones de Carvajal por la similitud con marcas como Publicar, Páginas Blancas Publicar o Páginas Amarillas, todos signos distintivos del titular Publicar S.A.

El despacho afirmo que, “el signo solicitado reproduce parcialmente la estructura de la marca previamente registrada sin que la inclusión de la expresión “Directorio Telefónico de” permita establecer una clara diferenciación entre los signos en conflicto, dada la fortaleza del componente nominativo común de ambos signos”.

En el siguiente mes, Juan Pablo Cadena, del bufete Brigard & Castro, apoderados de la firma Carvajal, presentó una apelación por la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos al ser solicitado e inscrito el cambio de nombre fundamento de la negación.

“Según se anotó en los hechos, la sociedad Publicar S.A. se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre Carvajal Información S.A.S., circunstancias que hacen que confluya la titularidad de las marcas fundamento de la negación con la titularidad de la marca solicitada ‘Directorio Telefónico de Publicar’, bajo una misma persona jurídica”, expuso el abogado.

La inscripción es del 24 de junio de 2011 bajo un acta de la Asamblea de Accionistas.

En enero de 2013 se solicitó a la autoridad local la anotación del cambio de nombre del titular de las marcas de Publicar a Carvajal.

Por esta razón, expone Cadena en la apelación, “se desvirtúa la posibilidad de que exista riesgo de confusión o de asociación de las marcas confrontadas bajo los supuestos de la citada normatividad, pues se trata de una misma empresa que tiene bajo su dominio los signos en conflicto y en consecuencia no existe vulneración alguna de los derechos de terceros”.

De esta manera, el representante legal pide que se revoque la resolución de diciembre de 2012 de la Dirección de Signos Distintivos y así mismo se conceda el registro de la marca a su apoderada. El despacho verificó la modificación de los archivos de Publicar y se pronunció.

“Teniendo en cuenta que la marca solicitada y la marca fundamento de la negación pertenecen al mismo titular, este despacho considera que la marca no está comprendida en el causal de irregistrabilidad establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, afirma el superintendente delegado en la decisión.

De esta manera, revoca lo dicho en primera instancia por la SIC y concede el registro del nombre Directorio Telefónico de Publicar a la sociedad Carvajal Información S.A.S.