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Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co martes, 12 de agosto de 2014

La marca Don Sabroso de CasaLuker solo podrá ser usada para chocolate en pastillas. Así lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) luego de que Quala presentara la solicitud de cancelación para la marca Café Don Sabroso por falta de uso.

La historia de la marca es de vieja data. En 1992 la empresa Café Almendra Tropical S.A era la propietaria del signo, pero cinco años después, tras la compra de la compañía por CasaLuker se volvió parte del portafolio de servicios de la nueva dueña.

Siendo así la propietaria de sus productos, CasaLuker se expandió al mercado internacional abriendo una oficina en Venezuela y paralelo a esto, el signo Luker fue declarado por la SIC como marca notoria.

El pleito se desenvuelve en el momento en que Quala presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca Café Don Sabroso, ante lo cual CasaLuker respondió diciendo que el único interés de Quala era el de registrar un signo idéntico o similar para productos que tienen relación estrecha clasificados en la clase 30 internacional de Niza para café, té, cacao, entre otros.

Añade que sí han hecho un uso serio, uniforme y real de la marca de la que se solicita la cancelación y además, que las pruebas presentadas no solo demuestran el uso del signo, sino que los productos comprendidos son ampliamente conocidos por el público consumidor.

Termina su defensa diciendo que con el carácter notorio no se puede negar a una marca por el hecho de no pertenecer al mercado de productos masivos, y de esta manera, la compañía solicitó que se realizara el análisis de notoriedad.

La SIC, según la abogada especialista en propiedad industrial, Lola Kandelaft “no concede notoriedad porque hace falta la encuesta a los consumidores para ver si recuerdan o no el signo”. Sobre el caso, la Dirección de Signos Distintivos señaló que para declarar cancelado el registro de una marca se debe probar que esta no ha sido utilizada en los tres últimos años. Se debía analizar el comportamiento del producto entre el 9 de abril del 2010 y el 9 de abril del 2013.

La Dirección aclaró en ese entonces que se debía analizar las pruebas recopiladas sobre Café Don Sabroso como también, determinar si se presentan variaciones gráficas o textuales que alteren su carácter distintivo.

En este caso, señaló los estudios se hicieron alrededor de la expresión Don Sabroso, y la Dirección aseguró al respecto que no hubo las variaciones suficientes para trastocar la distintividad inicial de la marca registrada. Además, la palabra Café “es inapropiable y el cambio de letras y la ubicación de las palabras son una variación no sustancial”.

No fue lo único que analizó la SIC, también cómo se comportó el producto en términos reales de facturación y ventas.

La marca Café Don Sabroso registró en el periodo correspondiente, ventas de $7.856 millones, cifra que resulta, según la resolución, relevante de acuerdo a la naturaleza del producto.

Finalmente, la Dirección analiza la certificación del proveedor de empaques del producto identificado con la marca Café Don Sabroso y para el abogado Gerardo Flórez, especialista en propiedad intelectual de prietocarrizosa, “el fallo de la Dirección es acertado en tanto el titular de la marca logró probar uso parcial de su signo para pastillas de chocolate de cacao y no para la totalidad de la cobertura de los productos originalmente concedidos por el registro. Adicionalmente, el material probatorio allegado no fue lo suficientemente contundente para acreditar la notoriedad de dicha marca”.

Para la abogada Kandelaft “la SIC fue muy estricta porque sí se pueden registrar productos que estén relacionados, en este caso otros derivados del chocolate y productos parecidos”.

De esta manera la expresiónDon Sabroso distingue solamente chocolate en pastillas de cacao.

La opinión

Gerardo Flórez
Abogado de Prietocarrizosa Especialista en Propiedad Intelectual

“El fallo de la Dirección es acertado en tanto el titular de la marca Don Sabroso logró probar uso parcial de su signo para pastillas de chocolate de cacao y no para la totalidad de la cobertura de los productos originalmente concedidos”.

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