Más de 12 años duró un pleito de cancelación solicitado por Espn ante la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, después de un pleito que duró más de 12 años, accedió a la petición de Espn Inc, dueña del canal internacional de deportes Espn de cancelar la marca E.S.P.N. de propiedad de Rafael Eduardo Gómez en clase 42.

La autoridad canceló de manera total la marca nominativa E.S.P.N. al no encontrar pruebas por parte del dueño del registro que demostraran el uso real en el comercio.

El caso inició en 2001, cuando el señor Rafael Gómez solicitó el registro para identificar servicios relacionados con la compraventa, importación, exportación y comercialización en general de productos elaborados en cuero o imitaciones de cuero; sombrillas y bastones; fustas , obteniendo así su registro, artículos de la clase 42 internacional de Niza.

Dentro de los argumentos de Espn estaba que la multinacional era dueña de la marca en las clases 9, 16, 18, 21, 25, 28, 38 y 41, por lo que, según el documento de oposición, los derechos sobre sus marcas se verían vulnerados en caso de que se concediera el registro.

Otra razón expuesta por el opositor estuvo relacionada con la falta de distintividad de E.S.P.N. y por tanto se podría riesgo de confusión en el consumidor teniendo en cuenta la gran similitud entre los signos.

“La marca solicitada E.S.P.N. es confundiblemente similar en su aspecto visual, ortográfico, fonético e ideológico a las marcas solicitadas y previamente registradas Espn, Espn (mixta) y la Espn Zone, circunstancia que generaría confusión entre el público consumidor”, indicó el documento de oposición.

La composición de las marcas, de acuerdo con Espn Inc, compartían las mismas letras en el mismo orden de ubicación, y que los puntos dispuestos entre las consonantes no le aportaban suficiente distintividad para que le fuera otorgado el registro marcario.

Aunque en un primer momento la SIC negó el registro, pese a un recurso de reposición presentado para revocar la decisión, fue la apelación la que llevó a que la autoridad otorgara el signo.

El proceso de cancelación
En 2010, la multinacional Espn Inc, dueña de los canales deportivos, decidió presentar ante la Superindustria la cancelación de la marca E.S.P.N por no uso.

Ante el requerimiento el dueño del registro marcario, contestó con el fin de desvirtuar la acción de cancelación. Para la SIC, las pruebas aportadas como facturas “no permiten apreciar que los servicios identificados con la marca E.S.P.N. han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde”.

Elsa Quinche, experta en marcas y propiedad intelectual de Q&D Abogados, afirmó que “para defenderse de una acción de cancelación se debe acreditar el uso serio, continúo y representativo de la marca en el mercado durante los últimos tres años. Cancelar por no uso debe transcurrir como mínimo este tiempo desde que se concede la marca”.

La Delegatura para la Propiedad Industrial canceló el registro marcario E.S.P.N., concediéndole a la sociedad estadounidense Espn, el derecho preferente para obtener el registro de su marca en la clase correspondiente.

Hernán Ruiz, abogado de propiedad intelectual de la firma Hernán Ruiz Abogados, dijo que la cancelación por no uso, es una sanción que estableció la decisión 486 del Tribunal de la Comunidad Andina por no cumplir la obligación de usar la marca en el mercado.

Para evitarse la cancelación por parte del titular, deberá aportar pruebas suficientes del uso, como facturas, hojas membreteadas, relaciones de importaciones y exportaciones, documentos comerciales o mercantiles que le permitan a la SIC determinar que la marca se está usando en el mercado.

Antecedentes
Espn Inc es un grupo mediático con sede en Estados Unidos, que opera y produce contenidos para canales de televisión por cable y satélite, así como revistas, radio, sitios web y libros relacionados con el mundo deportivo.

Nació en 1978, sus fundadores fueron Bill Rasmussen, Ed Eagan, Scott Rasmussen, y actualmente sus canales son considerados uno de los más importantes en la transmisión de eventos deportivos.

Además organiza eventos tales como los premios Espy desde 1993 y los X Games desde 1995. En la actualidad el propietario es la cadena de televisión ABC, a su vez controlada por The Walt Disney Company.

Las Opiniones

Hernán Ruiz
Abogado de Hernán Ruiz abogados
“Cancelación por no uso es una sanción que la decisión 486 le impone al titular por no usar la marca en el mercado. Para evitarse el titular deberá aportar pruebas suficientes del uso como facturas, relaciones de importaciones y exportaciones”.

Elsa Quinche
Abogada de Q&D abogados
“Para defenderse de una acción de cancelación se debe acreditar el uso serio, continúo y representativo de la marca en el mercado durante los últimos tres años. Cancelar por no uso debe transcurrir como mínimo este tiempo desde que se concede la marca”.