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Kimberly Serje - kiserje@larepublica.com.co viernes, 7 de octubre de 2016

El signo solicitado pretendía distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que corresponden a productos de confitería. En cuanto a los productos que ofrece el opositor se encuentran el café, té, azúcar, pastelería, galletería, helados, miel y chocolatería, además de diversos productos de confitería, entre otros.

Yuliana Salamanca, socia de Baker & McKenzie comentó que “lo cierto es que la marca FunDip reproduce en su integridad parte esencial y característica de la marca registrada y ampara productos con una estrecha conexión competitiva”.

La socia de Baker & McKenzie explicó que “cuando se reproduce una marca prioritaria o parte importante de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega”, ya que si esto fuese valido cualquier marca podría apropiarse por un agente externo.

Frente a esta situación, Nestlé argumentó que “la marca solicitada para registro Fun-Dip es fonética, ortográfica, conceptual y visualmente similar con la marca Lik-M-aid Fun Dip previamente registrada por Nestlé”. La compañía añadió que existe conexidad competitiva y que el consumidor no tendrá los elementos necesarios para poder distinguir los productos. Mientras que por parte de la compañía Global World Trading no se recibió respuesta ante su opositora dentro del término concedido.

Teniendo en cuenta las pruebas y argumento planteados por ambas partes, la Dirección de Signos Distintivos procedió a realizar el examen de registrabilidad. 

Luego del análisis de los signos se encontró que son similarmente confundibles y al detallarlos se observa claramente una semejanza ortográfica y fonética.

Guillermo Cáez, socio de Caéz, Gómez & Alcalde comentó al respecto que comparte “el análisis y la decisión de declarar fundada la oposición presentada en el trámite de registro del signo Fun-Dip, toda vez que a pesa de contar con algunos vocablos anteriores, por la composición de las letras la recordación y distintividad recae sobre el elemento común entre los signos en disputa, razón por la cual existe riesgo de confusión”. 

Finalmente, la Dirección de Signos Distintivos consideró fundada la oposición interpuesta por Nestlé y negó el registro del signo Fun-Dip solicitado por Global World Trading y advirtió que contra la resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Antecedentes
De acuerdo con la Resolución N° 65443 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 12 de noviembre de 2015, la empresa Global World Trading S.A.S presentó por escrito la petición el registro de la marca Fun- Dip. La compañía Nestlé con el fin de desvirtuar dicha solicitud, justificó que teniendo en cuenta el fundamento en el literal a) del artículo 136 (no podrán registrarse aquellos signos que afecten indebidamente un derecho de tercero), generaría confusión en el consumidor. 

La opinión

Yuliana Salamanca
Socia de Baker & McKenzie

“La decisión protege la marca Lik-M-aid Fun Dip frente al registro de Fun- Dip y respeta su línea de precedentes sobre marcas que reproducen elementos esenciales de marcas ya registradas”.

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