Miguel Pardo/LR

Gerson Beltrán Franco - gbeltran@larepublica.com.co Jueves, 11 de mayo de 2017

Desde entonces se ha enfrentado a diferentes retos judiciales, y en el último logró ganar una batalla y defender su marca en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Ante la entidad quedó en firme la declaración fundada de la oposición que presentó el almacén, para así obstruir el registro del signo Only Lany que solicitaba Sam Dae Enterprises. Esta es una compañía fundada en Estados Unidos en 1991 y se dedica a la distribución al por mayor de ropa y accesorios para mujeres y niños.

En principio, la norteamericana quería distinguir productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza Clase 18. Es decir, una marca para maletines para documentos, mochilas, y otros productos similares.

Sin embargo, al ver los obstáculos para el registro, Sam Dae indicó que “si según lo expresado por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, el titular de una marca está compuesta exclusivamente de un término de uso común, no puede basar su demanda de oposición en el ese término que hace parte de las marcas comparadas, debido a que ello establece un privilegio de exclusiva sobre una raíz o expresión de uso general, lo anterior claramente nos lleva a la conclusión de que las marcas en conflicto denominadas ‘Only Lany’ (clase 18) y ‘Only’ (clase 25), no son confundibles”.

Para resolver el proceso, la SIC tuvo en cuenta que se presentan coincidencias entre el signo solicitado, y la marca opositora y la traída de oficio, “fundamento de negación susceptible de generar riesgo de confusión, así como conexidad entre los productos cobijados por sus coberturas”. Por lo que concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad.

 Por lo anterior, la entidad tomó la decisión de confirmar la medida contenida en la resolución 81192 de 2016.

Édgar Iván León, experto en propiedad intelectual de la Universidad del Rosario, indicó que  “es frecuente que, en su lenguaje cotidiano, el colombiano del común suprima parte de las expresiones para obtener de ellas no solo economía en el hablar, sino también generar expresiones más familiares con las cosas. En el caso objeto de controversia, resulta probable que coloquialmente se utilice solamente la palabra Only y no la expresión completa Only Lany. Una situación como la mencionada hace que se materialice el riesgo de confusión en el consumidor”.

Además, agregó que resulta evidente que los bienes y servicios que se encuentran en la clasificación escogida de la marca por la solicitante pueden coincidir con los que ya se encuentran protegidos por la empresa que es titular del signo previamente inscrito. Así, la SIC protegió la marca de una empresa tradicional del mercado bogotano.

Antecedentes

Mediante la Resolución 81192 de 23 de noviembre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por Rodríguez Franco y Cía CS Organización Nacional de Comercio Only, y negó el registro de la marca mixta Only Lany, solicitada por Sam Dae Enterprises Inc., para distinguir los productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza de la clase 18.

La opinión

Edgar Iván León 
Experto en PI de la Universidad del Rosario
“La causal de irregistrabilidad mencionada por la Superintendencia de Industria y Comercio resulta acertada y se configura como la correcta causal para sustentar la decisión que tomó”.