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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co jueves, 8 de marzo de 2012

A pesar de que los tres signos en pugna cuentan con la palabra Wok, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió en primera instancia otorgar el registro de la marca Wok to Walk (nominativa), a nombre de la firma holandesa Wok To Walk Franchise B.V.

Ante esta solicitud se presentaron dos oposiciones. La primera fue de persona natural, debido al riesgo de confusión existente entre el signo solicitado y la marca To Wok, de la cual es titular.

La segunda fue por parte de la compañía Franchise Consultants INC, por la misma razón anterior, basada en su registro Wok.

La solicitante dio respuesta a las anteriores oposiciones argumentando que el signo genera una impresión en conjunto lo suficientemente distinta a la de la marca opositora, aunado a que la parte opositora no puede basar la confundibilidad en al expresión Wok, lo cual es de uso común, de forma que el signo debe ser concedido como marca.

La SIC procedió a analizar el riesgo de confusión que pudiera presentarse entre el signo pedido y las marcas Wok y To Wok.

En cuanto a este caso, el Tribunal de Justicia de la CAN ha establecido que para comparar marcas mixtas primero se debe determinar cuál de los dos elementos, el denominativo o el gráfico, resulta predominante, que es lo que permite llegar al público consumidor.

La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general, suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

La entidad de vigilancia y control advirtió entonces, que no existen similitudes susceptibles de generar un riesgo de confusión entre las marcas en pugna.

Esto debido a que si bien comparten la expresión Wok, analizados en conjunto, se advierte que el signo solicitado cuenta con elementos que lo individualizan y particularizan frente a las marcas opositoras tales como la expresión To Walk, de forma que se compone por tres palabras, lo cual lo hace más extenso y distinto desde la óptica visual.

Esto sumado a que las opositoras no pueden basar su confundibilidad en al expresión Wok, debido a que ésta resulta un término de común uso po los empresarios de servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Se trata de un instrumento que permite cocinar los alimentos proveniente del sureste asiático, por lo que dentro de los servicios de dicha clase puede ofrecerse alimentos oriundos de esa parte del continente, con lo cual se infiere que la misma sugiere o describe características del servicio ofrecido.

Se pudo colegir en primera instancia que el signo solicitado genera un impacto sustancialmente distinto al de la marca opositora desde el punto de vista visual, conceptual y fonético, por lo que se evita cualquier riesgo de asociación o confusión entre los signos.

'Siendo el conjunto registrado con todos sus elementos el objeto del análisis de confundibilidad, se observa que el signo solicitado cuenta con diferentes elementos que le otorgan distintividad, y por ende, debe ser declarada infundada la oposición presentada'.

Por lo anterior, el registro solicitado no se encontró incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, por lo tanto se concedió Wok To Talk a nombre de Wok To Talk Franchise B.V cuyo domicilio son las Antillas Holandesas. Esta decisión contó con el correspondiente recurso de reposición con subsidio de apelación.

El Tribunal ha indicado los supestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: '...que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios'.

Antecedentes
El primero de febrero de 2011, la sociedad Wok To Walk Franchise B.V solicitó el registro como marca nominativa del signo Wok To Walk para distinguir servicios de la Clase 43. Camilo Andrés Rengifo, como persona natural, presentó oposición con base en la marca To Wok, así como la sociedad Franchise Consultants INC, basado en su signo registrado Wok.

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