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María Camila Reina - mreina@larepublica.com.co domingo, 26 de enero de 2014

La empresa de publicaciones jurídicas Legis S.A. se opuso al registro de la marca Legiactuar Outsourcing solicitada por Legiactuar S.A.S., por tal motivo, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó en segunda instancia el registro de la marca.

Legiactuar S.A.S. presentó la solicitud de registro de la marca Legiactuar Outsourcing ante la dirección de signos distintivos de la SIC, pero ante dicha solicitud, se presentó oposición por parte de Legis S.A. para el registro de dicha marca. 

Dentro de los argumentos presentados en la oposición por la firma apoderada de Legis, se consigna que la empresa tiene el registro de 3 marcas con la expresión ‘Legis’ pertenecientes a la clase 35 de Niza, que distingue “publicidad, gestión de negocios, administración comercial, trabajos de oficina” por lo que la “coexistencia con el signo Legiactuar Outsourcing confundiría al público consumidor”. 

Otro punto considerado por Legis, es que existe similitud fonética y ortográfica entre los dos signos, así como que Legis y Legiactuar Outsourcing “identifican los mismos servicios, competirán a diario y que se ofrecerán a un mismo grupo de consumidores”.

Legiactuar es diferente
Ante la oposición presentada, la firma Pedro Castillo Pineda & Asociados, apoderada de Legiactuar, respondió asegurando que “la marca solicitada por mi representada es mixta, compuesta por las expresiones legiactuar y outsourcing, escritas en letras características”. 

Así mismo, Legiactuar Outsourcing, legis, legis office “no suenan ni se pronuncian igual”, por lo que en la oposición Legiactuar S.A.S. recurrió a la interpretación judicial del proceso 09-IP-94 del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en donde se establece que se deberá tener en cuenta “la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres”.

Finalmente, para Legiactuar “no se genera la misma impresión en la mente del consumidor”, y teniendo en cuenta lo anterior, según la empresa solicitante, no existió ninguna causal de irregistrabilidad.

La autoridad niega
En su primera resolución, la SIC, negó el registro de marca a Legiactuar al encontrar causales de irregistrabilidad como “similitud ortográfica y fonética clara” que constituye un evidente riesgo de confusión.

También basa su actuación en el fundamento de que la palabra legis se encuentra inmersa en lo que se conoce por una ‘familia de marcas’ que fue registrada por Legis S.A. y por lo cual la SIC debe proteger.

Sin embargo, aunque la SIC en su primera resolución negó el registro del signo legiactuar outsourcing, la empresa Legiactuar S.A.S. acudió al recurso de apelación alegando que aunque las marcas en conflicto “comparten el prefijo legi, no se pronuncian ni se escuchan igual” y teniendo en cuenta esto “la apreciación de la directora de signos distintivos es subjetiva”.

Lo anterior no fue suficiente para que la SIC en su resolución final otorgara el registro de la marca Legiactuar Outsourcing a Legiactuar S.A.S., defendiendo su posición sobre el causal de irregistrabilidad referente a la similitud fonética y ortográfica.

Antecedentes
En 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, ratificó a Legis como la principal compañía de consulta de información jurídica y contable del país. Mediante la resolución 57140, la autoridad, le otorgó el reconocimiento en materia de propiedad intelectual, por ser una compañía de gran trayectoria, conocimiento y posicionamiento en el ámbito jurídico. Legis S.A. nació en Colombia hace más de 60 años, y tiene sedes en otros países de Latinoamérica.

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