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Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co sábado, 21 de septiembre de 2013

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le negó la solicitud de registro marcario a la sociedad Plataforma Iberoamericana de Cine SA que pretendía clasificar la expresión Premio Iberoamericano de Cine Félix en las clases 38 y 41 de la clasificación internacional de Niza.

Aún sin haberse presentado oposiciones por parte de otras sociedades, la SIC realizó el examen de registrabilidad como lo establece la decisión 486 de la Comunidad Andina; y encontró la existencia de las marcas Fénix en las clases 16 y 38 de la Organización Solarte y Cia.

En el análisis, la autoridad nacional estableció que “el signo solicitado reproduce totalmente la estructura gramatical de las marcas previamente registradas sin que la inclusión de las expresiones ‘Premio Iberoamericano de Cine’ permitan establecer una clara diferenciación entre los signos en conflicto.

Para la SIC, este rasgo característico de las marcas impide que puedan coexistir pacíficamente en el mercado pues generarían una confusión al público consumidor.

Además, se pronuncia con respecto a la clasificación marcaria de los productos, que si bien no son la misma, presenta una relación; “el signo solicitado pretende identificar servicios que, a pesar de no pertenecer a la misma clase en la que se encuentra registrada la marca que sirve de antecedente tienen una íntima relación con los productos que esta identifica, toda vez que las actividades culturales, educativas y recreativas (clase 41) tienen un uso complementario con los productos como el papel, cartón y papelería en general (clase 16).

Por estas razones, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC decidió negar las solicitudes.

En enero de este año, los representantes de la firma solicitante presentaron un recurso de apelación ante el superintendente delegado para la Propiedad Industrial solicitando la revocación de la dicho en primera instancia, y en su lugar conceder el registro marcario.

En el escrito afirman que, si bien las marcas comparten la expresión Fénix, “es evidente que la diferencia que se presenta entre las mismas es suficiente y representa un diferencia fundamental, al existir en la marca solicitada el elemento adicional ‘Premio Iberoamericano de Cine’ (…) y por ende no hay un mínimo riesgo de confusión para el consumidor”.

Además aseguran que, si bien, en la marca registrada tiene únicamente la expresión Fénix como elemento nominativo, al ser una marca mixta, compuesta por un determinado gráfico, hay una palabra en el signo ya registrado: ‘Fénix Polietileno’.

Finalmente, la firma defensora, Baker & Mckenzie, expone, en cuanto al uso de canales similares de comercialización y distribución, que “el hecho que un signo pretenda servicios relacionados a la entrega de reconocimientos derivados de actividades culturales, tales como son los Premios Iberoamericanos de Cine Fénix, no necesariamente requieren ni se utilizan en conjunto con papel, cartón y bolsas”.

Para el abogado especialista en propiedad intelectual, Emilio García, el principio de especialidad se establece cuando “una marca normal se protege solo para la clase de productos o servicios, en la de Clasificación Internacional de Niza; como el signo se protege para la clase, puede haber una marca para diferentes empresarios pero que protegen servicios diferentes”.

Este concepto, en el derecho especializado en la propiedad industrial, le permite a marcas similares o idénticas, coexistir siempre y cuando ofrezcan productos o servicios distintos.

El abogado García recuerda el ejemplo más conocido para el registro marcario colombiano: “por ejemplo, la marca Corona, sirve para distinguir cervezas, chocolates, sanitarios, molinos y zapatos. Se permite porque el régimen marcario previene que el consumidor no se vaya a confundir”.

Aunque los apoderados de los solicitantes presentaron el recurso de apelación, la Delegación para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de primera instancia de la Superintendencia. La firma puede demandar ante el Consejo de Estado.

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