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Natalia Cubillo Murcia - ncubillos@larepublica.com.co domingo, 12 de junio de 2016

La marca fue negada no solo en la Dirección de Signos Distintivos, sino en la Delegatura para la Propiedad Industrial, dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

La compañía solicitante tuvo un gran oponente en este pleito pues Restcafé es la empresa que es dueña de Oma, una marca que también goza de protección ampliada por ser notoria.

¿Pero cómo empezó todo este embrollo jurídico? Chico’s Brands Investments presentó la solicitud de registro e inmediatamente le salió contraparte.

“La marca solicitada es esencialmente idéntica y confundible con la marca notoria Oma, registrada en las clases 16, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 42 y 43”, dijo Carolina Vera, apoderada de la compañía y socia de Vera Abogados. 

Advirtió que de registrarse la marca se vulnerarían los derechos previamente adquiridos y causaría confusión en el consumidor final. 

Álvaro Ramírez Bonilla, como abogado de la solicitante, advirtió que en este caso el análisis debía hacerse por “todos los elementos que componen las marcas y no sobre la comparación de sus elementos tomados de manera individual y fragmentada”.

Para la Dirección no se pudo registrar la marca no por el poder de la notoriedad de Oma, sino por la existencia de Soma. Una marca que fue traída por la entidad para el análisis comparativo “una marca distintiva en sí misma”, según se describió en el documento firmado por la líder de la dirección, María José Lamus. 

En este caso “reproduce fonéticamente la marca registrada configurándose una reproducción marcaria total”.

Además, se encontró conexión competitiva, pues mientras la solicitada pretendía identificar prendas de vestir por catálogo la registrada está en la clase 25 Internacional de Niza que incluye vestidos, sombreros y calzado.

Pese a los argumentos de Oma la dirección declaró infundada la oposición, pero negó el signo solicitado por cuenta de su conexión competitiva con Soma.

Para Vera la decisión no fue la indicada y apeló su parte del proceso al igual que la empresa solicitante. Ambos resultados respaldaron la decisión anterior. 

Todo ello pese a la notoriedad de la marca ya registrada que implica que el signo de Restcafé. De cuerdo con Vera, Oma goza de una protección más amplia “gracias a esa protección ampliada la SIC está en la obligación de impedir registros de marcas confundiblemente semejantes con la marca notoria para evitar su dilución es decir su valor como marca, así el registro se pretenda para productos y clases diferentes”.

Soma no pudo obtener la protección ante la Superindustria y Restcafé se vio beneficiada por la decisión final de la autoridad, pese no ser la clave en ella. 

Antecedentes
De acuerdo con Vera, la marca Oma se encuentra registrada para distinguir productos y servicios del sector de alimentos. “Al ser distinguida como una marca notoria “tiene el derecho de impedir registros de marcas idénticas o confundiblemente semejantes para distinguir cualquier clase de productos, para evitar que el valor como marca quede diluido por el uso que de dicha marca haga un tercero”.

Este fue uno de los argumentos clave que llevó a la oposición en la marca Soma, para productos de la Clase 35.

La opinión

Carolina Vera
Apoderada de Rescafé
“Una marca que es notoria goza de una protección más amplia que la de los registros en general y, gracias a esa, esto está en la obligación de impedir registros de marcas confundiblemente semejantes”.

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