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Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co Martes, 9 de septiembre de 2014

Muchos fumadores en el mundo utilizan encendedores marca Zippo para encender sus cigarrillos, habanos, pipas y otros, convirtiéndose en una simbiosis la relación entre ambos productos.

En esta ocasión se levantó una enemistad después que la mayor productora de tabaco, Philips Morris Brands Sarl solicitara ante el registro de la marca mixta ‘Zip’ para distinguir tabaco, cigarrillos, encendedores, pipas y Zippo Manufacturing Company se opuso y terminó ganando ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El 5 de agosto de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Zippo anunció por medio de su periódico que toda su producción estaría dedicada a las fuerzas armadas norteamericanas que estaban peleando al otro lado del océano.

El miedo a la muerte y la ansiedad ante la espera inducían a los soldados postrados en las trincheras a encender sus cigarrillos con los Zippo, y desde entonces, estos encendedores se han convertido en un símbolo de masculinidad utilizado en películas y por importantes figuras públicas.

Un vez la SIC publicó el extracto de la solicitud, Zippo demostró su inconformidad argumentando que la marca solicitada es similar a la marca que ellos tienen registrada en la misma clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

El abogado especialista en propiedad industrial Luis Ángel Madrid explicó que “los productos solicitados tienen un factor muy importante de conexión competitiva con la marca ya registrada, puesto que se encuentran en los mismos canales de comercialización. Si usted va y compra cigarrillos, lo más probable es que en ese mismo sitio haya encendedores. Esta conexión confirma el riesgo de confusión entre las dos marcas en cuestión”.

Sin embargo, Philips Morris respondió al ‘fuego con más fuego’ y explicó que a ellos ya se les había concedido el registro de otras marcas que incluyen la expresión ‘Zip’ como lo son ‘Malboro Zip Simple Blue’ y ‘Malboro Zip Simply Red’; y añadió que es evidente que las marcas registradas por Zippo no tienen ninguna posibilidad de ser confundidas con la solicitada, debido a que estas contienen un conjunto de elemento que permite la clara diferenciación.

Madrid dijo que “ambos signos en contienda son marcas fantasiosas, lo cual significa que sirven para ser identificadores de productos o servicios. Esas marcas tienen un especial peso en cuanto a la protección que les brinda el estado”.

La Dirección de Signos Distintivos, luego de analizar los signos, encontró que a primer impacto, sí son susceptibles de crear confusión. Y aclaró que si bien existen diferencias en el elemento denominativo, los consumidores podrían pensar que la marca solicitada se trata de un nuevo producto producido por ‘Zippo’.

Como la oficina encargada del estudio de registrabilidad tiene la obligación de revisar los antecedentes en la base de datos y revisar todas las posibles causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina procedió a buscar signos distintivos que se asemejaran al solicitado y encontró que existe ‘Zips’.

Además encontró que la marca ‘Zip’ de Phillips Morris se puede confundir con ‘Zippo’, también puede ocurrir con el signo llamado a oficio, es decir, con la expresión Zips. Además, aclaró la Dirección que es evidente que los productos que pretende identificar están directamente relacionados.

Siendo la decisión de la Dirección no permitir el registro, Phillips Morris apeló llevando el caso a segunda instancia.

Argumentó que la nueva solicitud de registro es una versión de las marcas previamente registradas, puesto que mantiene la figura denominada ‘rooftop design’/ diseño de techo (similar a una flecha apuntando hacia arriba, la cual se asemeja al techo de una casa) característico de la marca Malboro.

Las cajas de estos cigarrillos incluyen una forma especial para abrir el producto. Esta ‘herramienta’ ha sido denominada evocativamente ‘Zip’ que es un derivado de la palabra cremallera en inglés. Además, esta expresión es evocativa al sonido de abrir o cerrar el cierre.

De esta manera el caso llegó al superintendente delegado para la propiedad industrial, José Luis Londoño, quien decidió confirmar la decisión tomada en primera instancia y no permitir que la gigante del tabaco registrara la marca ‘Zip’.

Juan Carlos Martínez, profesor de propiedad industrial dijo que “estoy de acuerdo con la decisión tomada puesto que protege a los consumidores de la posible confusión que se generaría si se registrara la marca solicitada por la Philips Morris”.

Las opiniones

Luis Ángel Madrid
Abogado Especialista en Propiedad Industrial

“La SIC encontró que los productos que identifica la marca solicitada, cigarrillos, tiene un factor muy importante de conexión competitiva con la marca ya registrada, puesto que se encuentran en los mismos canales de comercialización”.

Juan Carlos Martínez
Profesor de la U, Sabana especialista en Propiedad Industrial

“La marca solicitada reproduce tres de cinco fonemas de una marca registrada y es evidente que las diferencias no son suficientes para que el consumidor no caiga en confusión y crea que Zippo sacó su marca propia para distinguir cigarrillos”.