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OPINIÓN

Registro marcario: primer uso VS. primera solicitud

21 de enero de 2016

Juan Esteban Vallejo

Asociado JAM Colombia
Canal de noticias de Asuntos Legales

Colombia ha adoptado el sistema de “primera solicitud”, el cual tiene grandes ventajas especialmente porque el debate que determinará la concesión o no de la marca girará entorno al signo solicitado y los que ya hubiesen sido otorgados, haciendo que el solicitante y la Superintendencia de Industria y Comercio se enfoquen principalmente en ello, facilitando la labor de ambos. 

Por otro lado, una de las desventajas notorias que presenta este mecanismo, consiste en que no se protege a quien posiciona o lleva una marca al mercado sino simplemente a quien sea diligente y realice su registro.

Un ejemplo de esto último ocurrió cuando la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) perdió en Venezuela -país donde aplican nuestro mismo sistema-, la marca “Aguardiente Antioqueño”, dado que un tercero la registró previamente con lo cual obtuvo el derecho de impedir a la FLA la comercialización y uso de la misma en el territorio del vecino país. 

Ahora bien, como un ejercicio académico supongamos que en Venezuela fue adoptado el Sistema del “primer uso” y un tercero registró su marca y ésta le fue concedida, si la FLA demuestra que ha sido el primero en el tiempo en usar comercialmente la marca Aguardiente Antioqueño, el registro efectuado por parte de un tercero, no tendría ningún efecto, toda vez que la protección en este sistema no se da por el registro, sino simplemente por el primer uso comercial. 

Debemos reconocer que no son pocos los casos en los cuales personas o empresas sin moral registran marcas que han sido usadas y posicionadas en el comercio por quienes las han creado, impidiéndoles posteriormente, usar la denominación o signo con la que han venido identificando sus productos.  

La expresión “uso comercial” ha sido ampliamente discutida y estudiada por el Derecho Americano, donde la protección de una marca esta dada en función del “use in commerce” (Uso en el Comercio) y no del registro. Aun así para este sistema el primer uso en el comercio no puede en ningún caso ser utilizado por una compañía como una mera estrategia para “reservar una marca”, pues este uso debe ser en primera instancia de buena fe. (“the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark”  United States Trademark Act.).

Esta situación me ha permitido reflexionar acerca de las ventajas que presenta el sistema americano, pues considero que el registro de marcas debe proteger a quienes realmente trabajan por crear un signo valioso y no meramente a quien realiza un registro. 

En todo caso, la intención de este artículo no es concluir que el sistema escogido por nuestro país este errado, sino simplemente conocer cómo otras culturas y sistemas de Derecho han venido enfrentando y solucionando problemas similares, es por esto que debemos estar abiertos a aprender de otros ordenamientos jurídicos donde quizás encontremos luces para perfeccionar nuestras leyes.

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