sábado, 3 de junio de 2023

En más de una ocasión empresarios han enfrentado una situación incómoda cuando un tercero utiliza su marca en un nombre de dominio. Otras veces, manifiestan que al intentar comprar un nombre de dominio a través de Internet y en concreto a través de alguno de los registradores como GoDaddy, Marcaria, entre otros, el dominio ya se encuentra registrado por un tercero. Entonces, ¿cómo se defiende un derecho de marca frente a un nombre de dominio que la incluye de manera abusiva?

La respuesta de muchos de los abogados viene dada a partir de un proceso judicial típico: una acción por infracción de marca en sede judicial – ante un juez civil. Esto coincide con lo establecido en el artículo 233 de la Decisión 486 (Nuestra Legislación en materia de Propiedad Industrial) . Y, en efecto, es una alternativa viable y posible.

Sin embargo, existe otra alternativa que en algunas circunstancias pudiera ser mucho más rápida y efectiva. Los nombres de dominio son un bien de la propiedad intelectual que adquirió mucha importancia desde la propagación del Internet. No es otra cosa que la forma como se identifica un empresario en la web www.bc.com.co en el caso de Brigard Castro como firma de abogados. Y, en ese sentido, resulta muy importante contar con el registro que efectivamente se usa como página web, así como con otros para impedir que terceros los utilicen para las suyas.

Pero si eso ya ocurrió, si un tercero ya incluyó su marca en el nombre de dominio en disputa, si lo está utilizando para causar confusión con el negocio del titular de la marca, o para vendérselo a un costo muy superior, o simplemente para confundir a los consumidores y cometer cibercrímenes; hay mucho que podría hacerse para “recuperarlo”. En efecto, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) adoptó en 1999 la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP) y el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Reglamento de la Política uniforme), el cual fue aprobado en 2013.

Como desarrollo de estas normativas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación para acudir a él como mecanismo de solución de controversias, el cual se rige por el Reglamento Adicional para la Política uniforme que entró en vigor en 2015. Acudir a este Centro de Arbitraje y Mediación es una solución eficaz frente al registro abusivo y a la utilización de mala fe de nombres de dominio que infringen los derechos de marcas. Se calcula que ha tramitado aproximadamente 17.000 casos UDRP o variantes de la Política UDRP. Además, puede acudirse a este mecanismo incluso cuando se desconozca quién es el propietario del nombre de dominio en disputa (lo cual frecuentemente ocurre).

La acción tiene como objetivo o pretensión la cancelación del dominio o su transferencia en favor del accionante o titular de la marca presuntamente infringida y supone, como requisitos, que el accionante o titular de la marca infringida demuestre lo siguiente:

A. Que el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la cual el accionante tengan derechos;
B. Que el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y
C. Que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe – por ejemplo, porque se ha usado de forma fraudulenta (para efectos de cibercrimen como phishing) o porque se ha registrado con el único propósito de vendérselo al legítimo titular de la marca a un costo sustancialmente superior.

Se trata de un procedimiento corto (de una duración aproximada de entre 2 y 4 meses en total), efectiva e incluso menos costosa que un litigio ante la jurisdicción civil. Es una acción eficaz y rápida y una gran posibilidad desde la perspectiva costo-beneficio.