Empresa Jack Daniel’s frenó el registro de la marca Jack Barber’s en la Superintendencia

JHA Internacional Ltda se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de registrar la marca Jack Barber´s (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, que denota cosméticos y cepillos para el cabello respectivamente.

Luego de la solicitud, Jack Daniel’s Properties Inc presentó un recurso de oposición argumentando que la marca solicitada reproduce los elementos más relevantes de la marca notoriamente conocida como Jack Daniel’s.

Teniendo esto en cuenta, argumentó que la marca solicitada esta compuesta por elementos ortográficos y visuales que generan una impresión similarmente confundible de la marca previamente registrada, sin que existan elementos adicionales que permitan al consumidor contar con las herramientas necesarias para identificar que se tratan de marcas que tienen un origen empresarial diferente.

Además, que, la clara notoriedad y posicionamiento de la marca Jack Daniel’s en el mercado hace que cumpla con los requisitos señalados por el artículo 228 de la decisión 486 de 2000, gozando de una protección especial por parte de la ley.

Dentro del termino concedidos JHA International Ltda dio respuesta argumentando que si se colocara la marca que se pretende a registrar en una botella de whiskey el consumidor tendrá elementos muy claros e inconfundibles de que se trata de otra marca.

Tras un análisis, la SIC concluyó que la marca solicitada también se parece a una que ya esta registrada dentro de la clase 3 llamada “Mr Jack”, puesto que son ortográficamente y fonéticamente similares, sin tener elementos adicionales que le otorguen la suficiente distintividad. Además, que las dos marcas identifican productos cosméticos y productos complementarios para el cabello, por lo cual se ve la relación competitiva evidente.

Con respecto a la argumentación de Jack Daniel’s la SIC determinó que, dada las ventas demostradas y el grado de recordación de la empresa, es considerada como un signo notorio, por esta razón el registro de la otra marca puede generar una perdida de su valor publicitario e inclusive un aprovechamiento injustificado de su reputación. Ya que, si bien es cierto que los signos confrontados identifican productos diferentes, no se puede desconocer que se enviaría el mensaje equivocado de que cualquier empresario podría aprovecharse de la trayectoria comercial de la marca notoria bajo la excusa de que se desenvuelve en sectores comerciales diferentes, representando una carga injustificada que el titular de una marca notoria no tiene la obligación de soportar.

Por estas razones, la SIC decidió declarar fundada la oposición de Jack Daniel´s en las dos clases y negar el registro de la marca Jack Barber´s (Mixta).