• Alejandro Valencia

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Fábrica de Especias y Productos El Rey presentó oposición por considerar que afectaba la protección de su marca notoria

La Compañía de Galletas Noel, una empresa de alimentos y bebidas con sede en Medellín, Colombia, le ganó un conflicto marcario en primera instancia a Fábrica de Especias y Productos El Rey ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Noel consiguió el registro de la marca EY! para distinguir productos comprendidos en las Clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Antes de que la Dirección de Signos Distintivos otorgara la protección, Fábrica de Especias y Productos El Rey presentó oposición porque consideraba que existe riesgo de confusión con la marca El Rey.

A este argumento se le sumo Édgar Gerardo García Escobar, socio de García Escobar y Asociados, quien explicó que “la Superintendencia no acogió los criterios de la opositora porque la expresión EY! no se encontró dentro de las causales de irregistrabilidad. Sin embargo, consideramos que debe apelarse la decisión para evitar el riesgo de confusión”.

No obstante, de acuerdo con el estudio de registrabilidad de la autoridad marcaria, esta oposición está infundada y no es válida porque los signos son conceptualmente distantes en la medida que evocan en el consumidor una idea diferente, lo que se constituye como un elemento lo suficientemente diferenciador para brindar la protección solicitada.

La defensa legal de la Compañía de Galletas Noel agregó como respuesta a la oposición que, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la marca El Rey para condimentos es indiscutible en Colombia, por eso mismo es altamente improbable que el consumidor confunda ese signo con la marca EY!, ni mucho menos no logre diferenciar su origen empresarial o crea que existe algún tipo de vínculo entre Noel y El Rey.

Otro punto a favor en la contrarrespuesta de Noel, fue que en el territorio nacional existen actualmente varias marcas registradas que incorporan la partícula “EY”, sin que por ello se pueda afirmar que se está diluyendo los derechos de la marca notoria “El Rey”. Estos dos aspectos fueron acertados para la Superindustria, sin embargo, recordó que contra su decisión proceder el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Germán Flórez, consultor en Propiedad Intelectual de 1493 Abogados, manifestó que “esta decisión es acertada en la medida que, al hacer una comparación de los signos, las marcas registradas tienen un concepto que se puede distinguir fácilmente tanto desde el significado de la palabra como en su misma estructura gráfica; aspecto que aplica para el caso de las marcas mixtas”.

Adicionalmente, el abogado Flórez explicó que este pleito “muestra la desventaja que tienen las marcas que utilizan términos o expresiones comunes con un claro significado, como es el caso de la palabra Rey. Por otro lado, fue un gran error de las marcas opositoras no haber pagado la tasa de notoriedad que según el acervo probatorio y las resoluciones citadas en el acto administrativo, seguramente hubieran sido una oportunidad para extender su declaratoria de notoriedad”.