• Sebastian Pinilla

martes, 17 de julio de 2018

colombina S.a. se opuso en el pleito marcario alegando similitud con la marca Bom bom bum

¿Hay posibilidad de que las palabras Chupiwoom y Bon Bon Bum sean confundidas como la misma marca? Esa fue la pregunta fundamental que tuvo que resolver la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al decidir en el pleito marcario que enfrentó a Mac Dulces Ltda. y a Colombina.

Mac Dulces Ltda., una empresa caleña de 15 años de edad y que para 2020 pretende ser reconocida y que 30% de su producción sea exportada, solicitó en la SIC el registro de la marca Chupiwoom para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, algo a lo que se opuso Colombina, argumentando la posible confundibilidad de la marca, nada más y nada menos que con su marca notoria Bon Bon Bum.

Colombina argumentó que Chupiwoom, sobre todo en su expresión Woom, reproduce de manera muy similar y confundible el elemento esencial de la marca Bon Bon Bum. Además, expuso que la marca solicitada no contaba con elementos que le aporten suficiente distintividad, ya que la expresión Chupi es descriptiva, por lo que genera un impacto visual muy similar para los consumidores frente a las marcas de Colombina.

Además, agregaron que las marcas Chupiwoom, Bon Bon Boom y Bon Bon Bum están conformadas de tal manera que, al ser pronunciadas sucesivamente, resulta entre ellas un sonido muy similar, en el cual las expresiones Woom / Boom/ Bum son las predominantes por su fuerza y ubicación final en las marcas. Por si fuera poco, Colombina resaltó que las dos marcas distinguen los mismos productos.

Finalmente, terminaron su alegato diciendo que la marca Bon Bon Bum goza de la característica de ser una marca notoria, por lo que pedían su protección.

Mac Dulces Ltda se defendió diciendo que la marca solicitada por ellos no es fraccionada, es “Chupiwoom”, y, por lo tanto, no cuenta con elementos gráficos similares que hagan confundible el producto, y cuenta con diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético.

También dijeron que la marca Chupiwoom es distintiva en sí misma y diferente a otros signos que hay en el mercado, por lo tanto, las características hacen del signo individual y singular.

Después del respectivo examen, la SIC declaró infundada la oposición de Colombina y concedió el registro de Chupiwoom para distinguir dulces y confites, por 10 años.

Guillermo Navarro, socio de Muñoz Abogados, considera que la decisión de la SIC es la adecuada, “ya que entre las marcas no hay similitudes que guarden la potencialidad de generar confusión en el mercado. Entendemos que Colombina tenga una marca notoriamente conocida, pero eso no puede convertirse en un abuso del derecho que le permita oponerse a todas las marcas por el simple hecho de compartir un sufijo de uso común.”

Lola Kandelaft, directora asociada CMS Rodríguez- Azuero explicó que “si bien la marca opositora Bon Bon Bum goza del reconocimiento de marca notoria, no le permite impedir el registro de marcas que realmente no presentan un nivel suficiente de similitud como lo es la marca solicitada Chupiwoom”.