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Gabriel Forero Oliveros - gforero@larepublica.com.co lunes, 11 de septiembre de 2017

El color verde de la marca Milo de Nestlé fue la causa de un pleito marcario en la Dirección de Signos Distintivos de la SIC

A la Superintendencia de Industria y Comercio casi a diario le llegan pleitos marcarios entre compañías opositoras y solicitantes de signos que buscan sacar al mercado y que encuentran oposiciones.
Una de las últimas peleas en las que tuvo que ser árbitro la Dirección de Signos Distintivos de la entidad fue la que protagonizó la Société des Produits Nestlé S.A. cuando decidió oponerse a la inscripción de la referencia Merkahorro solicitada por Diego Edilson Ramírez Salazar.

El titular de la marca mixta, que buscaba distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza se topó con la oposición de la empresa suiza, la cual argumentó que el signo solicitado para dichas clases era confundible con la marca de color registrada en el expediente 13015116, que hace referencia al color verde característico del producto Milo.

Entre los argumentos expuestos por la compañía estuvo que “de concederse el registro de la marca Merkahorro (mixta) se generaría en el mercado los denominados riesgos de asociación, confusión, dilución y uso parasitario. En efecto, la marca es semejante a la marca verde pantone 361C, en tanto utiliza un tono verde altamente similar a aquel”.

Además, Nestlé señaló que “entre los productos que pretende identificar la marca Merkahorro y los productos para los que la marca verde pantone 361C es notoria, existe conexidad competitiva”. A esto también se le añadió la oposición para la clase 30, sustentada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el rechazo a las clases 31 y 32, también relacionadas por el color verde del Milo.

Al respecto, Ramírez presentó su respuesta a la SIC y dijo que su actuación se dio de buena fe y que no asistía interés alguno en solicitar un color verde “que genere confusión con el de la marca Milo. Simplemente fue el arte que pasó el publicista para efectos del inicio del trámite marcario y cuya etiqueta y colores en realidad es muy diferente a la publicada digitalmente. No es nuestro interés generar confusión en el presente caso”.

En este pleito de marcas hubo un agravante y es que el color del Milo es un signo de color notorio.

Sin embargo, y pese a esta condición, tras hacer su análisis, la Dirección de Signos Distintivos expresó que “la disposición de los signos no genera en el consumidor un riesgo de asociación, pues de la visión en conjunto de los signos confrontados, se tiene que los mismos no pueden asociarse a un origen empresarial común. (...) en consecuencia el signo no está comprendido en las causales de irregistrabilidad”.

Por este motivo la SIC declaró infundada la oposición de Nestlé y otorgó el registro de Merkahorro. Catherine Zea, directora de Zea Consultoría, dijo que “bajo el criterio de la visión en conjunto los signos cotejados no resultan confundibles. En efecto, la notoriedad de la marca evita de plano cualquier riesgo de confusión en el mercado”.​

Antecedentes
Uno de los puntos centrales del pleito marcario radicó en la notoriedad de la marca verde pantone 361C que tiene el color del signo Milo, que de acuerdo con la SIC, tiene su pilar en “la forma de su empaque, su verde característico, el diseño de la etiqueta y la denominación”.
Nestlé argumentó que podría haber confusión con Merkahorro, pero la Superindustria desestimó esto, pero reiteró la notoriedad del signo para identificar “preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao”.

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