Nintendo presentó oposición ante la solicitud de D'Mario Watch y no permitió su registro

Nintendo of America, la multinacional dedicada al mercado de los videojuegos y a la electrónica de consumo, presentó oposición con el objetivo de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la compañía D’Mario Watch, para distinguir su producto D’Mario frente a la Superintendencia de Industria y Comercio.

D’Mario Watch buscaba identificar su marca comprendida en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, aparatos e instrumentos científicos, cobertura de software y juegos de video. Sin embargo, Nintendo, titular de la familia de marcas Mario, consideró que D’Mario es irregistrable por presentar semejanzas que lo hacen confundible con su marca.

En efecto, los signos en conflicto se escriben prácticamente igual, puesto que la solicitante reproduce una partícula fundamental de la marca: Mario. Asimismo, se puede evidenciar el argumento de Nintendo con las marcas Dr Mario, Súper Mario Bross, Súper Mario World y Súper Mario Run.

Adicionalmente, la empresa opositora también reclamó por similitud fonética y conceptual, en el sentido que la pronunciación coincide por obvias razones en su escritura y el concepto evocado es el mismo que para efectos del segmento del mercado es ampliamente asociado con los videojuegos que comercializa hace décadas Nintendo, teniendo en cuenta que Mario es el personaje más famoso en la industria y reconocido por los consumidores, incluso los no informáticos.

Dados los argumentos de la oposición y luego del análisis comparativo de la Dirección de Signos Distintivos, la SIC resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro de D’Mario. En cuanto a la decisión, la abogada Ángela Amaya, socia de Amaya Propiedad Intelectual dijo que, “el signo solicitado D’Mario reproduce en su totalidad la marca registrada Dr.Mario sin que los elementos nominativos con los que cuenta eviten que el consumidor piense que se trata de una nueva versión de la marca protegida y por ende que tienen el mismo origen empresarial”.

Además, la SIC, en la resolución en cuestión, mencionó que si bien la familia de marcas de Mario es de naturaleza mixta, “en ambas marcas el elemento preponderante es el nominativo, debido a que son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser las primeras que utilizan para pedir los productos”.

En ese orden, existe la posibilidad que los consumidores vinculen ambos productos, puesto que pretenden distinguir las mismas clases y presentan conexión competitiva, lo que orienta su publicidad y promoción a través de los mismos canales y estrecha la posibilidad de distinguir su único origen.

Otro punto a consideración fue en cuanto al derecho de propiedad intelectual, esto porque Mario Bross es el nombre de uno de los personajes más reconocidos del mundo de los videojuegos, y dentro de esos derechos se incluye la protección de sus personajes y demás elementos consecutivos. Sin embargo, el signo D’Mario no infringe esos derechos, sino que se niega su registro por las razones anteriormente expuestas.

Antecedentes

El 23 de septiembre de 1889, Fusajiro Yamauchi, un artesano japonés, decidió abrir una pequeña tienda llamada Nintendo, dedicada en ese entonces a la fabricación de un popular juego de cartas conocido como Hanafuda.
Luego evolucionó hacia los juguetes para acabar convirtiéndose en un referente del sector de las videoconsolas. A través del Game Boy, el Wii, o el Nintendo DS ha creado a los reconocidos personajes por todo el mundo como Mario o Donkey Kong.