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Marcas

Tencent Holding registró la marca Arena of Valor en la Superintendencia de Industria y Comercio

Arena Bogotá entertainment presentó oposición a la solicitud de la empresa asiática, pero esta se declaró infundada por decisión de la Dirección de la SIC

21 de septiembre de 2018

Alejandro Valencia


Foto por: Bloomberg
Canal de noticias de Asuntos Legales

La empresa multinacional china, Tencent Holdings Limited, que tiene el portal de internet más grande y la marca más cara del país asiático, ganó un pleito marcario en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al lograr registrar su marca Arena of Valor.

Antes de obtener el registro, Arena Bogotá Entertainment presentó oposición a la solicitud de Tencent Holdings por considerar que el signo carece de distintividad y presenta confundibilidad con su familia de marcas y derivadas que comparten el vocablo ‘Arena’. Además, fundamentó su posición en que por culpa de los rasgos distintivos comunes, el consumidor asociará los signos con el mismo origen empresarial.

Por último, manifestaron que le hecho de que el signo solicitado incorpore elementos adicionales como ‘Of’ y ‘Valor’, estos no alteran la visión general y, por ende, resultaría insuficiente para diferenciarlos en su aspecto gramatical, fonético y nominativo.

A pesar de los argumentos de la compañía colombiana, la Superindustria resolvió declarar infundada la oposición, mientras concedió el registro de la marca Arena of Valor, para distinguir los productos y servicios de la clase 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza: programas de juegos de computador y servicios de suministro de juegos en línea.

Para Lola Kandelaft, Asociada Directora de CMS Rodríguez-Azuero, la decisión de la SIC “al escoger un signo que contiene una palabra genérica como la expresión ‘Arena’ en relación con servicios de entretenimiento, el titular del registro tendrá que aceptar que terceros puedan hacer uso de la misma palabra en conjunto con elementos adicionales que distinguen la marca posterior de la anterior, como en el presente caso”.


La respuesta para defenderse que dio Tencent Holdings después de la oposición, fue que la expresión ‘Arena’ es un término descriptivo de uso común, que solo se vuelve marca registrada al ser utilizado en conjunto con otras palabras. Por tratarse de una expresión genérica, el opositor no puede pretender apropiarse de la palabra, y tampoco puede clasificar sus marcas como una familia, sino simplemente marcas que tienen incluidas partículas o palabras de uso común.

LOS CONTRASTES

  • LOLA KANDELAFTASOCIADA DIRECTORA CMS RODRÍGUEZ-AZUERO

    “Al escoger un signo que contiene una palabra genérica como ‘Arena’, el titular del registro tendrá que aceptar que terceros puedan hacer uso de la misma palabra en conjunto con elementos adicionales”.

Así las cosas, antes de que la Dirección de Signos Distintivos beneficiara a la empresa asiática con su decisión, la entidad realizó un estudio de registrabilidad entre los signos en conflicto para determinar que, si bien los conjuntos marcarios incorporan ambos la parte denominativa ‘Arena’, expresión descriptiva, el análisis entonces debe ejecutarse entre las partículas diferenciales, que en ese caso son totalmente diferentes.

Si la SIC llegase a conceder a una sola empresa el término ‘Arena’, esto significaría una desventaja para las otras compañías al restringir el uso de un término necesario dentro del sector en el que se pretende distinguir los servicios o productos. En consecuencia, el signo Arena of Valor no está comprendido en la causal de irregistrabilidad de la Decisión 486.

Antecedentes

Tencent Holding fue fundada por Ma Huateng y Zhang Zhidong en noviembre de 1998. Esta empresa ofrece servicios de redes sociales, portales web, comercio electrónico, desarrollo y distribución de videojuegos, y servicios de mensajería instantánea. Además, es el portal de internet más grande y la marca más cara de China. Actualmente tienen más de 400 patentes y una de sus empresas subsidiarias, Tencent Game, lidera el ranking mundial por ingresos de videojuegos.

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