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Alejandro Valencia Viernes, 7 de diciembre de 2018

STL Colombia consiguió registrar el signo Wonka en la Superintendencia de Industria y Comercio pese a la oposición de la productora de cine

La compañía estadounidense Warner Bros. Entertainment Inc., de las más grandes productoras de cine, música, videojuegos y televisión en el mundo, perdió un conflicto marcario en primera instancia contra la empresa STL Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El pleito inició con la solicitud que hizo STL Colombia para registrar su marca “Wonka (nominativa)” y distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son aparatos de locomoción terrestre (bicicletas). La Superindustria resolvió conceder el registro pese a la oposición de Warner Bros.

Antes de la decisión, la productora de cine mundial interpuso oposición con fundamento en que Willy Wonka “es el nombre del famoso, excéntrico y ficticio productor de dulces, quien ha sido conocido por el mundo gracias a la película producida por Warner Bros”. El filme correspondiente es Willy Wonka and the Chocolate Factory y relanzada en 2005 bajo el nombre de Charlie and the Chocolate Factory.

La defensa de Warnes Bros sostuvo que el signo solicitado reproduce toda la integridad y sin autorización el título y personaje de la obra de Willy Wonka, además de ser ortográfica y fonéticamente similar. “Su coexistencia vulnera el derecho previo que tiene mi representada sobre los derechos de autor de la obra”, agregaron.

Édgar Iván León Robayo, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, explicó que: “si bien es cierto que existen expresiones reconocidas como marcas, que pueden surgir de personajes literarios o artísticos como ocurre en este caso, estas deben ser debidamente clasificadas de conformidad con el sistema de propiedad industrial. Es así como el empresario interesado en proteger su marca debe tener presente que es de su resorte ubicarla en las opciones que ofrece la Clasificación de Niza, según sus intereses económicos. Por esa razón, si no se ha solicitado cobertura en una clase determinada, que no se trate de bienes o servicios similares o correspondientes, es factible que otro empresario obtenga la protección”.

La autoridad marcaria, primero, dijo que el signo solicitado no corresponde a la reproducción total de los títulos de las obras protegidas. Segundo, la Dirección de Signos Distintivos consideró que la causal invocada no aplica porque el Artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial requiere que “la marca en que se funde la oposición se use y aplique para identificar productos o mercancías de la misma clase” y, en este caso, no ocurre esa situación.

Ángela Amaya, socia de Amaya Propiedad Intelectual, argumentó que: “la Dirección declaró infundada la oposición presentada a la solicitud de registro del signo Wonka (Clase 12). Si bien la marca solicitada reproduce parcialmente el antecedente marcario Willy Wonka and the Chocolate Factory (Clases 9, 25 y 28), los signos se encuentran en clases que no tienen conexión competitiva, es decir, los canales de comercialización son diferentes, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

LOS CONTRASTES

  • ÉDGAR IVÁN LEÓN ROBAYOPROFESOR DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

    “Si bien es cierto que existen expresiones reconocidas, que pueden surgir de personajes literarios o artísticos, estas deben ser clasificadas de conformidad con el sistema de propiedad industrial”.


  • ÁNGELA AMAYASOCIA DE AMAYA PROPIEDAD INTELECTUAL

    “Aunque la marca solicitada reproduce parcialmente el antecedente marcario, los signos se encuentran en clases que no tienen conexión competitiva, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

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