Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Martes, 21 de agosto de 2012

Laboratorios Biogen de Colombia S.A demandó ante el Consejo de Estado a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque aceptó la oposición de Tecnoquímicas S.A sobre el registro de la marca Evirin.

Para la opositora, el hecho de que ingrese al mercado un producto de la clase 5 denominado Evirin, causaría una confusión en el consumidor, ya que tienen el registro de Erilin en la misma clase.

Según la demandante, 'hay que recordar que la parte importante de los signos en conflicto está constituida por las expresiones Eril y Evir entre los cuales no hay la más mínima similitud, ni en lo gráfico ni en lo fonético, lo cual debe ser tenido en cuenta ya que es precisamente ahí, donde descansa la distintividad de las marcas'. Además señaló que '(') la partícula o terminación IN, es de uso común en el mercado de los productos farmacéuticos, por lo cual no puede entrar en el ejercicio o análisis de similitud o semejanza de las marcas (')'.

Según los fundamentos de Biogen, '(') las denominaciones en conflicto, Evirin y Erilin son arbitrarias ya que no tienen significado propio y no tienen conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 5 a la cual están destinadas'.

Por su parte, Tecnoquímicas argumentó que 'el signo Evirin fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio por no cumplir con los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos, esto es, por no contar con la suficiente capacidad de individualización respecto de los productos comprendidos en la clase 5º de la Clasificación Internacional, al igual que la suficiente capacidad de distinguirse externamente del signo Erilin usado para identificar productos idénticos o similares'.

'(') es un error el pretender afirmar que la marca bajo examen cumple con su función diferenciadora, más si se consideran los diferentes elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la componen, haciendo de ella un signo abiertamente carente de distintividad en relación con el signo Erilin de mi mandante', manifestaron los terceros interesados.La Superintendencia de Industria y Comercio, estableció que entre el signo solicitado Evirin y la marca opositora Erilin se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor en tanto, que el conjunto marcario del signo solicitado, no presenta elementos que permita la recordación e identificación del mismo por cuenta del consumidor como proveniente de un empresario quien no tiene relación alguna con aquel de la marca registrada.

'(') el signo solicitado pretende distinguir productos que ya se encuentran identificados con la marca previamente registrada razón por la que no debe permitirse el registro del signo solicitado, pues el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar en primera instancia el producto, y en segundo lugar el origen empresarial de uno y de otro, lo cual debe ser mucho más restrictivo, teniendo en cuenta que los productos que distinguen los signos tienen una gran incidencia en la salud de los consumidores (')'.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, teniendo en cuenta aspectos como el concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de signos: comparación entre signos denominativos; impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca; riesgo de confusión directa e indirecta y / o de asociación.

Además analizará las reglas para realizar el cotejo marcario; marcas farmacéuticas. Examen de registrabilidad. Partículas de uso común. La marca débil; marcas de fantasía.

Según el Tribunal, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que 'La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa.