Consejo de Estado debe definir si Bayer puede registrar marca que tiene Procaps

El caso que tiene que definir el Consejo de Estado, luego de solicitar la correspondiente interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es el referente a la pelea por la marca Digest.

Los hechos se basan en que el 15 de marzo de 2007, la sociedad Bayer Healthcare LLC. solicitó el registro de la marca “Digesta” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 05. Debido a esto, la sociedad Procaps S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas registradas “Digesta LAX” (denominativa, Clase 05) y “Digest” (denominativa, Clase 30).

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y denegó el registro de marca solicitada por Bayer Healthcare LLC. Esta última interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada resolución. Al resolver el primero, la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución que denegó el registro de la marca “Digesta”. El 14 de noviembre de 2008, Bayer interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones.

Bayer Healthcare manifestó en su demanda contra la Superintendencia ante el Consejo de Estado, que las resoluciones impugnadas violan los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Así mismo, que las resoluciones impugnadas incurrieron en “insuficiencia de motivación” y que el cotejo entre las marcas en conflicto se llevó a cabo incorrectamente. También indica que no se tuvo en consideración que el prefijo “Digest” es de uso común por varios titulares de marcas registradas en la Clase 05 y que por lo tanto no es apropiable por parte de un único titular. Señala que “es injusto e inequitativo que la Administración, pese a reconocer por vía registral la existencia de muchas marcas con el prefijo Digest, al llevar a cabo el estudio de fondo, considera en el cotejo con la marca opositora, Digesta LAX, que la denominación genérica es la que pesa en el cotejo marcario, esto es comparar las marcas, como si Digest/Digest no fuera de uso común en las marcas (…) que fueron aceptadas en registro (…)”.

“La Superintendencia ha dejado de lado la Jurisprudencia del Tribunal Andino y del Consejo de Estado sobre las denominadas “marcas débiles””, manifestó la demandante en sus documentos.

Para la SIC, la demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. “Es evidente que “Digesta” carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen se presentan similitudes.