• María Camila Reina

viernes, 20 de junio de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revocó la decisión de primera instancia en donde negaba el registro del signo Kenzo solicitado por la compañía francesa Kenzo, fabricante de prendas de vestir y perfumería, para distinguir productos de la clase 25 internacional de Niza.

En la resolución de segunda instancia, la autoridad otorgó la titularidad de la marca Kenzo a Kenzo y declaró infundada la oposición de Kenzo Jeans S.A. porque la opositora en el primer momento cuando se solicitó por primera vez la marca Kenzo por la francesa, no se opuso al requerimiento y durante todos estos años coexistieron las marcas en el mercado.

El pleito entre la nacional y la francesa inició cuando Kenzo Jeans S.A. presentó oposición al requerimiento de Kenzo, al considerar que había similitudes con su marca Kenzo Jeans, así como que la expresión solicitada por Kenzo era idéntica “al nombre y enseña comercial” de propiedad de la opositora.

En el primer round entre las dos sociedades, la extranjera respondió a las oposiciones asegurando que ellos ya eran dueños del registro de la marca Kenzo, con certificado No. 112932, para identificar productos comprendidos en la clase 25 desde el 5 de marzo de 1986 hasta el 5 de marzo de 2011, fecha en la que venció su registro por no renovarlo.

Por otra parte, según la solicitante en el documento de respuesta a la oposición presentado a la SIC, Kenzo Jean S.A. “ha intentado de mala fe apropiarse del registro marcario Kenzo en diferentes ocasiones”, a través de signos como Kenzo, Icenzo, y con solicitudes presentadas a nombre de otras personas.

Entre los argumentos de la multinacional se hizo referencia al reconocimiento de esta en el sector de la perfumería, y de ropa y confecciones. Dicha notoriedad se debe, según la solicitante, a la calidad, uso constante y amplia difusión de la marca en el mercado nacional e internacional.

Otro de los fundamentos relevantes en la defensa de Kenzo tuvo que ver con el origen de la palabra Kenzo, que según la multinacional proviene del nombre del diseñador Kenzo Takada “quien fundó la casa de modas Kenzo en los años 70. Esta casa de modas, en sus inicios, se dedicó al diseño y confección de prendas de vestir, y posteriormente, incursionó en el negocio de la perfumería”, indicó el recurso de respuesta a la sociedad opositora.

Sin embargo, en la decisión de primera instancia, la Superintendencia declaró fundada la oposición de Kenzo Jeans S.A. y negó el registro de Kenzo a la multinacional francesa Kenzo.

La SIC consideró que aunque Kenzo había solicitado el registro de su marca Kenzo, dentro del término de los seis meses después de vencida la titularidad, había susceptibilidad de riesgo de confusión y asociación entre el signo Kenzo y el nombre y la enseña comercial Kenzo Jeans.

La francesa no se rindió
Para la sociedad francesa Kenzo no fueron suficientes las razones expuestas por la SIC para negar la titularidad del signo, y por esto interpuso apelación.

En el recurso se alegó que los signos Kenzo y Kenzo Jeans habían coexistido en el mercado, sin causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

“La marca Kenzo con certificado 112932 para identificar productos de la clase 25 en Colombia existió por más de 25 años”, mencionó Kenzo en la apelación.

José Luis Londoño, superintendente delegado para la propiedad industrial se refirió al argumento que fue fundamental para revocar la decisión y conceder el registro.

Londoño aseguró que según la norma 486 de la Comunidad Andina, no pueden proceder oposiciones cuando las marcas en conflicto han coexistido con anterioridad en el mercado, y en un primer momento la opositora no presentó el recurso.

Antecedentes
Kenzo Jeans S.A., la empresa fabricante de ropa, se ha definido como una marca colombiana posicionada en el mercado de “jeanswear”, con más de 25 años de experiencia en el sector.

Por su parte, la multinacional de origen francés Kenzo, en su página web hace referencia a que tiene más de 40 años en el mercado internacional, y que nació como una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir para mujeres, y luego expandió sus líneas de negocio.

Esto sin duda fue para la SIC un argumento que se tuvo en cuenta para poder proteger los derechos de la extranjera en Colombia, tras los años de experiencia en el mercado.

Las Opiniones

José Luis Londoño
Superintendente delegado para la propiedad industrial
“Lo innovador de esta resolución es que en este caso la francesa Kenzo solicitó el registro, cuando los signos ya habían coexistido en algún momento. Con esto, Kenzo Jeans ‘confiesa’ que coexistía con Kenzo, por lo que no habría lugar de oponerse ahora”.

Zoraida Fonseca
Abogada de Prietocarrizosa
“El Delegado, reconoció los mejores derechos de la marca francesa Kenzo y acoge nuestro argumento de la inoponibilidad del nombre Kenzo Jeans frente a la marca Kenzo en la medida que esta última tenía mejores derechos en el registro de la PI”.