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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Lunes, 17 de septiembre de 2012

A pesar de que la sociedad Japan Tobacco Inc había solicitado el registro de la marca Gold Coast, argumentando ser una marca notoriamente conocida a nivel mundial, la Superintendencia de Industria y Comercio se la negó y la confirmó a favor de la sociedad fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. Facel S.A.

Las empresas en esta disputa son Japan Tobacco Inc, compañía japonesa manufacturera de cigarrillos y Facel S.A., empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de accesorios electrónicos.

De acuerdo con Giancarlo Marcenaro, abogado de Muñoz Abogados y ex superintendente de Propiedad Industrial, Japan Tobacco Inc debió comprobar que la marca era notoriamente conocida en alguno de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, porque no se podría registrar un signo si se demuestra que es notoriamente conocida en Ecuador, Bolivia o Perú, no necesariamente tiene que ser Colombia.

Ante la confirmación del registro de la marca para Facel, la apoderada de Japan Tobacco Inc, Alicia Lloreda Ricaurte, había interpuesto un recurso de apelación argumentando que la sociedad Facel S.A no tenía derecho prioritario, ya que previo a su solicitud de cancelación de la marca, la empresa ya había renunciado a los derechos que tenía sobre ella. Es así como solicitó la suspensión del trámite de registro de la marca mixta.

Resaltó además que el signo solicitado para registro es notoriamente conocido a nivel mundial, para distinguir productos de la clase 34 específicamente “cigarrillos, tabaco procesado y sin procesar, artículos para fumadores, cerillos, entre otros”.

Sin embargo, la SIC declaró infundada su oposición y concedió el signo solicitado y la marca registrada a Facel, mediante resolución No 34212 de 28 de octubre de 2002 y su confirmación en las resoluciones No 2543 de 13 de febrero de 2004 y No 36417 de 15 de junio de 2012.

“Considerando que las marcas valen únicamente en los países donde está registrada, en Colombia la marca Gold Coast estaba libre, de tal manera que cualquier persona, incluyendo a Facel S.A. podía solicitar el registro”, explicó Marcenaro y agregó que existe una excepción y es comprobar que la marca es notoriamente conocida, no obstante, si Japan Tobacco lo hubiera demostrado, habría podido oponerse y evitar el registro.

En su apelación, la oposición también argumentó la intención que tendría Facel de apropiarse de dicha marca con el fin de venderla a terceros, y de esta forma sacar provecho económico del buen nombre y el posicionamiento que tiene en el mercado la marca Gold Coast. Aseguró también que de conformidad con las normas marcarias, constituiría un acto de mala fe.

“La obtención del registro de las marcas por parte de Facel, constituye un caso típico de mala fe ya que dicha empresa solicitó el registro en Perú de dos marcas que ya estaban registradas en otros países, con el propósito evidente que los consumidores vinculen a las marcas River y Gold Coast de propiedad de Facel S.A. en Perú con las marcas River y Gold Coast de propiedad de Japan Tobacco Inc en los demás países del mundo”, objetaba Japan Tabacco.

La SIC evidenció que los productos a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada, tienen una conexión competitiva por tratarse de los mismos productos y compartiendo la misma naturaleza. Es así como advirtió a Japan Tobacco Inc que contra la resolución 40539, no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

De esta manera, Marcenaro manifestó que el único camino que le quedaría a Japan Tobacco, es pedir la nulidad de la resolución ante el Consejo de Estado donde tendrían que probar lo que no consiguieron ante la Superindustria, es decir, que la marca es notoriamente conocida y que por lo tanto se concedió mal el signo, es allí donde podría solicitar y obtener eventualmente su registro.

“No creo que prospere un argumento de mala fe. La marca ya queda vigente para Facel S.A., entonces, lo que se podría hacer si están inconformes, es demandar la nulidad de ese acto administrativo que le concedió la marca a la sociedad Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A., pero mientras se surte el trámite de nulidad que podría durar hasta cinco años, el signo sigue perfectamente vigente para Facel”.