viernes, 14 de febrero de 2014
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó en segunda instancia el registro del signo Tottus Falabella al declarar la notoriedad de la marca de maletas y morrales Totto, pese a la apelación interpuesta por el retailer Falabella.
La solicitud de registro del signo Tottus Falabella fue presentada por la sociedad Saci Falabella para distinguir productos de la clase 31 de Niza. Ante la presentación del registro la sociedad Inversiones Esfera Dorada S.A. dueña de la marca de morrales Totto se opuso señalando que Totto en “distintas oportunidades ha sido reconocida como una marca notoria”.
La oposición además de fundamentarse en la notoriedad y renombre de la marca previamente registrada, también tuvo sus argumentos en el concepto de uso parasitario y mala fe de Saci Falabella, reclamando la protección a la empresa colombiana.
Falabella, la empresa de origen chileno comercializa productos a través de sus tiendas, con presencia en su país de origen, Argentina, Colombia y Perú. Durante los últimos años ha expandido sus líneas de negocio y es dueña del Banco Falabella, Homecenter, Sodimac y Constructor.
Notoriedad de Totto
Para Inversiones Esfera Dorada, dueña de Totto, la notoriedad de la marca debía ser reconocida en cada una de las clases registradas. También se solicitó a la autoridad tener en cuenta los registros otorgados en cada uno de los países en donde tiene presencia la empresa de maletas, maletines y morrales.
En cuanto al tema de uso parasitario, Totto debía “ser protegida” no solo ante el riesgo de perder su distintividad sino ante la posibilidad de que un tercero se aprovechara del “buen reconocimiento y prestigio que ostenta”.
Otro punto que pidió Totto que se tuviera en cuenta fue supuesta existencia de “mala fe de la sociedad Sici Falabella”. Según el documento, la marca Tottus había sido solicitada anteriormente por la misma sociedad en cuyo expediente ya se había negado el registro debido a la notoriedad de la marca de morrales.
Finalmente, se planteó el hecho de que Falabella es comercializador de productos de la marca Totto no sólo en Colombia sino en otros países de la región latinoamericana.
Mala fe inexistente
Por su parte la sociedad Sici Falabella respondió a la oposición de Totto asegurando que el signo solicitado “ostenta de su propia distintividad y sello identificador” que lo hacía diferente de la marca registrada.
En el concepto de uso parasitario la cadena de tiendas chilena afirmó que “hay escasa sustentación” por parte de la empresa dueña de Totto y consideró que no necesita de “tal práctica para el posicionamiento de sus bienes y servicios”.
La firma apoderada de Falabella dijo que ésta tenía “suficiente autonomía y determinación para hacer uso de la creatividad e innovación comercial”.
Un aspecto que se destacó dentro de la contestación fue que la marca Tottus es una marca registrada en Chile, en donde cuenta con “un importante posicionamiento”. Esto con el fin de explicar que en países como el anteriormente mencionado “ha coexistido con la marca Totto”.
Negación del signo
En la apelación de la primera resolución de la SIC, Sici Falabella reclamó el hecho de que los signos en pleito además de ser diferentes ortográfica y visualmente, cada uno distinguía productos y servicios diferentes, por lo que la negación no se podía sustentar en la similitud.
Sin embargo, a pesar de la sustentación de Falabella, la empresa chilena decidió desistir de la pretensiones de la apelación.
Básicamente la Superintendencia negó el registro del signo en primer lugar porque consideró que por la similitud ortográfica de los signos Totto y Tottus “el consumidor puede creer erróneamente que existe una vinculación económica entre las dos sociedades” Falabella e Inversiones Esferas Doradas. De igual forma reconoció la notoriedad de Totto basado en las pruebas que presentó la sociedad dueña de la marca.
La SIC que había negado en la primera resolución el registro del signo, había dejado consignado que había posibilidad de presentar apelación, tal como lo hizo Falabella, pero en último momento la sociedad decidió desistir del recurso por lo que la decisión que había sido consignado primeramente quedó confirmada en segunda instancia, y contra el cual no existe recurso alguno.
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