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  • Julián Puentes Villanueva

lunes, 28 de abril de 2014

La empresa solicitante pretendía distinguir “publicidad, administración de asuntos de negocios y funciones comerciales de una empresa industrial y comercial solamente y exclusivamente en conexión a servicios relacionados a la industria del petróleo y productos de petróleo crudo y de petróleo refinado”, servicios comprendidos en la clase 35 Internacional Niza.

Su opositora, Premex S.A., presentó el recurso por medio de su apoderado Gustavo Adolfo Ortega, abogado especialista en Propiedad Industrial de la firma Provimarcas. La apelación se fundamentó en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad Andina, que establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

El abogado argumentó que su apoderado ya era dueño con antelación de 12 marcas que llevaban la palabra Premex S.A., por lo que existían semejanzas visuales, fonéticas y gramaticales entre todos los signos, y por tanto se originaba confusión en la mente de los consumidores.

Ortega declaró que si bien ambos signos eran mixtos “es bien sabido que las marcas se solicitan principalmente de manera oral, por ello la comparación se debe central en la parte nominal”, de igual forma agregó “no existe la posibilidad de encontrar diferencias entre los signos por cuenta del gráfico que acompañan las marcas”.

En cuanto a la parte fonética, la parte opositora expresó que las marcas en contienda tenían similitudes en la parte inicial y en las terminaciones, lo que evidenciaba una falta de identidad del signo solicitado lo que causaba que no hubiera una diferencia fonética apreciable entre ambos.

También se argumentó si existía conexidad competitiva, debido a que el signo solicitado está dentro de la clase 35 Niza, por lo que los hacía confundibles en el mercado y falta de distintividad del mismo.

Pemex, por su parte, respondió a la oposición argumentando que la coexistencia de las dos marcas en el mercado no causaría confusión en el público consumidor, ya que los signos identificaban servicios diferentes, además poseían elementos gráficos que permitían su identificación.

Margarita Castellanos, abogada de la firma Castellanos & Co, aseguró en el documento que basó su respuesta en la prestación de servicios comprendidos en la clase 35 Niza, debido a que “Pemex y Premex S.A., no eran empresas competidoras ya que los servicios de la petrolera se limitaban a servicios relacionados con el crudo, mientras que los servicios de la opositora se basaban en alimentos para animales, productos agrícolas y similares, ambos enmarcados en la misma categoría”

Como último recurso, Premex apeló la decisión de la Superintendencia de Industria que concedía la marca Pemex, pidiéndole a esta entidad que unificara criterios, ya que en un caso anterior con las mismas características había negado el registro de la marca solicitada.

Pero la entidad se sostuvo en su decisión y le halló la razón a Petróleos Mexicanos, al considerar que las marcas podían coexistir pacificamente, dado que la finalidad y especialidad de los servicios ofrecidos determinaban la utilización de medios comerciales y publicitarios distintos.

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