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Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co jueves, 5 de septiembre de 2013

La cadena editorial Santillana no pudo registrar su marca BE Bicultural English Program ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por su similitud con el nombre BE de la firma Be-Tv SA

La empresa española buscaba registrar su marca en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza para distinguir “Educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”.

Si bien no hubo oposiciones por parte de terceros, la SIC de acuerdo a las disposiciones establecidas en la decisión 486 de la Comunidad Andina, en la cual se asegura que “a la Oficina Nacional competente le corresponde realizar el estudio de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro”.

Por esta razón, la Dirección de Signos Distintivos procedió a realizar el examen de registrabilidad y cotejó la marca solicitada con los signos ya registrados. En su investigación halló la marca mixta BE y decidió denegar la solicitud de Santillana Sistemas Educativos Ltda.

En el análisis se estableció que la expresión ‘Bicultural English Program’ no permite “establecer una clara diferenciación entre los signos en conflicto, dada la fortaleza del componente nominativo común en ambos signos, la expresión ‘BE’ para este caso”.

Además, la SIC afirmó que la marca registrada anteriormente está tanto en la clasificación 38, como la número 41. Es decir que comparten los mismos canales de distribución y comercialización, y se identifican plenamente en sus productos y servicios.

Con este argumento, en noviembre de 2012 se le niega el registro al grupo español. Aún teniendo el tiempo para presentar el recurso de apelación de la decisión de la Dirección de Signos Distintivos, la firma española no realizó ninguna acción ante la Delegatura de la Propiedad Industrial.

La marca BE de Be-Tv, si bien tiene la concesión de la expresión hasta mayo de 2020 en las clases 38 y 41 de Niza, no es una marca que tenga una participación en el mercado de la manera como Santillana la tiene.

Para Luis Ángel Madrid, profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Sergio Arboleda, la única solución que pudo haber tomado Santillana, además de presentar el recurso de apelación, era presentar una acción por el no uso de la marca de Be-Tv SA y pedir la cancelación la marca.

Madrid explica que esa acción representa un gran problema para el titular de la marca registrada porque “pone en una situación de indefensión al momento de probar que efectivamente se está haciendo uso de la marca en el mercado.

“La autoridad competente colombiana, por pertenecer a la Comunidad Andina, hace revisión de oficio. En cambio, en el sistema europeo, si no hay oposición por parte de un tercero, no se niega la marca por confundibilidad”, dice Madrid.

Diferente clasificación
Santillana logró registrar la expresión BE Bicultural English Program en las clasificaciones marcarias 9 y 35, correspondientes a los “aparatos electrónicos” y “publicidad”, respectivamente, con una vigencia hasta el año 2022.

Pero no fue posible ante la Superindustria que prosperara la solicitud de la misma expresión en las clases 16, 38 y 41, que hacen referencia a “papel y cartón”, “telecomunicaciones” y la clase 41, ya explicada en detalle en los párrafos anteriores.

Esto indica que la empresa editorial podría registrar aparatos y publicitar con la marca solicitada, pero no le es posible realizar acciones comerciales bajo el nombre BE Bicultural English Program en clasificaciones que se relacionen con materias editoriales, asuntos sujetos a las comunicaciones o aspectos que tengan que ver con la formación y la educación.

Los apoderados de la firma solicitante no presentaron el recurso de apelación en ninguna de las tres clasificaciones que fueron negadas, y las decisiones de la Superintendencia tienen fecha de expedición el 24 de septiembre de 2012 para las clases 16 y 38, y noviembre 30 del mismo año para la clasificación número 41.

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